조현중 특상디
[질의] [문제] 기출 47회 19번 보기ㄴ p.41
[키워드] 기출문제 47회 19번 보기ㄴ, 51조 1항, 47조 3항 1호, p.41
[대상]
문제 ㄴ. 최후 거절이유통지에 따른 보정 및 재심사 청구에 수반한 보정 시 구성요소의 직렬적 부가로 청구범위가 감축되더라도 실질적으로 청구범위가 변겨오디면 보정이 허용되지 않는다.
답 : (X)
해설. 구 특허법 47조 제 4항 제 1호에서는 '명세서 또는 도면의 보정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니할 것'이라고 규정하고 있었다. 한편, 종래에는 구성요소 직렬적 부가한 보정의 경우 외견상 청구범위 감축으로 보이지만 실질적으로 발명의 구체적인 목적이나 특허발명의 보호범위가 변경된다고 보아 보정을 인정하지 않고 보정각하 하였다. 그러나 구 특허법 47조 제 3항 제1호의 규정은 보정범위를 지나치게 제한한다는 비판이 있었는바, 개정법(09.7.1)에서는 이를 삭제하고, 특허법 제 47조 제 3항 제1호(청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 특허청구범위를 감축하는 경우)를 개정하여 출원인의 권익을 보호하고 있다.
[질의] 문제의 출제의도는 청구범위가 부가에 의해 실질적으로 변경되더라도 보정각하를 하면 안된다는 것으로 보입니다. 개정법 문제이고 개정의 취지가 그러한 것이다라고 말하는것 같았습니다.
51조 1항에서 보정각하의 판단범위는 47조 2항,3항을 위반하여 청구범위 보정이 잘 못된 것입니다. 그리고 괄호에서 제외하는 것으로 3항 1호,4호의 삭제하는 경우뿐입니다.
제가 판단한 것은 보정이 (한정,부가,삭제 중) 부가를 통해 감축하는 경우가 되고 이로인해 청구범위가 변경된다면 이는 잘못된 보정이 되고 최후거절이유통지에 따른 보정이었으므로 보정각하 사유가 된다고 생각하였습니다. 머릿속에서 자꾸 개념들이 섞이는데 명확한 답변 부탁드립니다. 오늘도 좋은하루 되세요~!!
Comment List
jhlsocial님의 댓글
jhlsocial Date:안녕하세요? 참고하실 내용을 적어드리겠습니다.
1. 47조 3항 1호에 해당하는 보정이므로 보정이 허용됩니다.
“실질적으로 청구항이 변경되면” 이라는 문구는 구법이면서 문제에서는 혼동을 유발하기 위한 문구로 삽입된 것으로 생각합니다.
2. 한정, 부가, 삭제 모두 청구범위의 감축입니다. 청구범위를 감축하는 경우에는 심사관의 업무 지연의 결과를 초래하지 않으므로 허용되는 것입니다.
그 외의 보정들 예를 들면 감축이 아닌 청구범위를 확장 또는 변경하는 경우에는 심사관이 새로이 심사를 하여야 하는 부담이 발생하므로 허용하지 않습니다.
따라서 청구범위를 확장 또는 변경하는 보정이 최후 거통에 따른 보정 또는 재심사 청구시의 보정인 경우 보정각하하여야 합니다.
조현중님의 댓글
조현중구법에는 특허법 제47조 제4항이 다음과 같았고,
"④제1항제2호 및 제3호에 규정된 기간 이내에 할 수 있는 보정은 다음 각호의 요건을 충족하여야 한다. <개정 2002.12.11>
1. 명세서 또는 도면의 보정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니할 것
2. 보정후 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있을 것"
위 구 특허법 제47조 제4항(또는 제2항, 제3항)에 위배되면 보정각하했습니다(구 특허법 제51조 제1항).
그러나 보정범위가 지나치게 협소하다는 반발이 있어,
위 구 특허법 제47조 제4항 제1호는 보정각하요건에서 삭제했고,
위 구 특허법 제47조 제4항 제2호는 현행 특허법 제51조 제1항에 넣었습니다.^^
이게 개정법 문제로 나오면 보정각하사유와 정정요건을 대비하며 출제될 수 있습니다.
다만 개정된지 세월이 한참 지나 출제될 가능성은 희박합니다.
정정은 실질적 확장, 변경 금지가 요건으로 존재합니다.
보정각하사유에도 이 요건이 위 구 특허법 제47조 제4항 제1호에 존재했었습니다만, 현행법에서는 보정각하사유에서는 삭제되었습니다.^^
기출문제 해설은 위 개정경과를 말하는 내용입니다.^^
훤님의 댓글
훤아 제 답변에 대부분이 틀렸네요...!
저는 저 지문에 대해서 ‘감축’에 대해서만 쟁점으로 보고 문제를 풀었는데, 보정각하사유에 청구범위의 확장 또는 실질적 변경이 없다는 것도 쟁점이 된다는 것 알게 되었습니다. 더불어 정정요건과도 함께 이해할 수 있었습니다~~
감사합니다^^
조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
보정각하는 특허법 제47조 제2항, 제3항, 또는 제51조 제1항의 사유가 있는 경우에만 합니다.
과거에는 특허법 제136조 제4항과 같은 요건이 보정각하사유로 존재했습니다.
그러나 현행법에서는 삭제했습니다(구 특허법 제47조 제4항 제1호, 지금은 삭제되었습니다).
즉 실질적 변경 여부는 더 이상 보정각하 사유가 아닙니다.
최후거절이유통지는 그 쟁점이 아니고,
만약 보정 전에는 발명의 내용을 전혀 알 수 없어 신규성, 진보성의 심사가 불가능할 정도여서 특허법 제42조 제4항 제2호의 거절이유를 통지했고,
이에 대응해서 발명의 내용을 명확하게 보정한 경우,
보정에 의해 발명이 이제서야 내용을 알 수 있게 되었다면
이는 보정에 의해 발명이 실질적으로 변경된 것으로 볼 수 있고,
이후 보정 후 발명에 신규성 또는 진보성의 거절이유가 있으면
이는 보정 전에는 통지할 수 없었던 것이
보정 후에야 비로소 발생한 거절이유이므로
최후로 거절이유를 통지한다는 것입니다.
보정에 의해 발생한 거절이유인지가 쟁점입니다.
정리합니다.
1. 보정각하는
첫째 최후거절이유통지 받았을 때, 거절결정서 받았을 때 보정할 때
둘째 그 보정이 특허법 제47조 제2항, 제3항, 제51조 제1항에 위배되면
합니다.
2. 최후거절이유통지란 최초 명세서/도면 또는 자진보정에 따른 명세서/도면에 존재하지 않던 거절이유가 보정에 의해 새롭게 발생한 경우 통지합니다.
즉 심사관이 제일 먼저 심사할 때 통지할 수 없었던 거절이유가 보정에 의해 발생한 경우 최후거절이유통지합니다.
처음부터 존재하던 거절이유인데 심사관이 누락하고 통지하지 않은 것인지
아니면 심사관이 심사할 때까지는 존재하지 않던 거절이유인데, 심사 후 보정에 의해 새롭게 발생시킨 거절이유인지를 구분하는 것이 최초로 통지할 지 최후로 통지할 지의 개념입니다.
이해해 보고 또 질문하세요^^
화이팅 !!
#보정각하 #제51조 #실질적변경
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