조현중 특상디
[질의] [문제] 51회 기출 5번 문제 (신규성 판단)
[키워드] 기출문제51회5번, 특허법제29조, 2013후37
[대상]
<11년간 기출문제 해설> p75/기출문제51회-5번문제-4번지문
"인용발명에 사용된 용어를 해석할 목적으로 사전 또는 참고문헌을 인용하는 경우에는 그 사전 또는 참고문헌도 인용발명에 포함되는 것으로 취급하여 신규성 판단에 사용할 수 있다." (맞는지문?)
해설 : "사전 또는 주지관용문헌 등을 추가로 인용하는 것은 새로운 거절이유에 해당하지 않는다(심사기준)."
[질의]
1. 해당 지문에서 '인용발명'이라고 하는게 발명의 설명에 기재된 선행기술을 뜻하는 건가요?
2. "...참고문헌도 인용발명에 포함되는 것으로 취급하여 신규성 판단에 사용할 수 있다"라 함은 추가인용한 참고문헌 그 자체는 (새로운 거절이유가 아니므로) 신규성 판단에 영향을 미치지 않고 단지 인용발명이 신규성을 만족하는지 여부만 따져서 판단하면 된다는 의미가 맞나요?
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조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
1. 인용발명이란 특허법 제29조 제1항 각호 중 어느 하나를 말합니다.
즉 출원발명의 신규성, 진보성을 판단하는 선행공지발명을 말합니다.
환언하면 출원 전에 공지 등이 된 발명을 말합니다.
2. 첫째 신규성은 1:1 비교만 가능합니다. 특허법 제29조 제1항 각호 중 어느 하나와 1:1 로 대비하는 것만 가능합니다. 여러 개의 발명을 조합하여 다 : 1 비교하는 것은 진보성 영역입니다.
둘째 지문은 여러 개의 문헌을 조합했습니다. 그럼 일반적으로는 진보성에서만 가능하지 신규성에서는 할 수 없습니다.
셋째 하지만 추가로 제시한 문헌이 인용발명의 내용을 보충하는 것에 불과하면 결국 1:1 비교나 마찬가지입니다. 예를 들어 인용발명에 PCR 기술이 개시되어 있습니다. 인용발명의 PCR 과 출원발명이 동일한지를 판단하여 출원발명의 신규성을 살피고자 합니다. 이때 PCR 의 정의를 잘 모르는 자가 있다면 PCR 을 소개하는 문헌을 추가로 제시할 수 있습니다. 그러나 이것은 인용발명의 내용을 보충하는 것에 지나지 않기 때문에 1:1 비교하는 것에는 다름이 없습니다. 따라서 가능하다는 것입니다.
만약 인용발명 1 에 A 발명이 기재되어 있고, 인용발명 2 에 B 발명이 기재되어 있는데, 인용발명 1 과 인용발명 2 를 조합해서 출원발명의 특허성을 판단하고자 한다면 이는 진보성만 가능하고 신규성은 불가능합니다. 다:1 판단이기 때문입니다.
판례강의에서 간단하게 언급합니다.
신규성은 1:1 비교만 가능하고,
진보성은 1:1 은 물론, 다:1 비교도 가능합니다.
지문은 여러 개의 문헌을 가지고 와서도 신규성 판단이 가능한지이고,
만약 발명은 하나인데, 그 발명을 소개하는 보충자료를 여러 개 가지고 왔다면 이는 1:1 비교라고 볼 수 있으니 가능하다는 내용입니다.^^
판례강의에서 신규성 판단과 진보성 판단의 차이를 설명한 점을 다시 기억해보시면 도움 될 것입니다.
화이팅 !!
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