조현중 특상디
[질의] [판례] 진보성 판단
[키워드] 진보성 판단, 54회 기출
[대상]
확대된 선출원이 적용되려면 두 발명의 기술적 구성이 동일해야 하는바, 두 발명 사이에 구성상 차이가 있어 새로운 효과가 발생한 경우, 그 구성상 차이가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 확대된 선출원의 규정은 적용되지 않는다.
서로 다른 사람이 출원한 선출원과 후출원의 청구범위에 기재된 발명의 구성에 차이가 있어도, 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 않고 발명의 목적과 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는다면, 후출원은 특허받을 수 없다.
[질의] 안녕하세요. 54회 기출에 나왔던 지문인데 진보성 판단에 관련된 것은 아닌데 갑자기 헷갈려서 질문드립니다.
(그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 않고 발명의 목적과 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는다. = 새로운 현저한 효과가 발생하지 않는다.) 로 생각하고 있었는데 첫번째 지문처럼 새로운 효과가 발생하지만 그발속기통지자가 쉽게 도출할 수 있는 경우도 있다고 하는데요.
진보성 판단에서도 1. 이질적이거나 현저한 효과 발생 2. 그발속기통지자가 쉽게 도출 불가능
인 것으로 알고 있는데 위 지문처럼 현저한 효과는 발생했는데 그발속기통지자가 쉽게 도출할 수 있는 범위 내이면 어떻게 되는가요?
감사합니다.
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jhlsocial님의 댓글
jhlsocial Date:안녕하세요. 변리사님께서 답변다시기 전 참고하실 내용을 적어드립니다.
질문하신 54회 지문은 확선의 판단방법을 묻고 있습니다. 확선은 선출원의 발설과 후출원의 청구범위가 실질적으로 동일한지를 판단하여야 합니다.
실질적으로 동일한지는 구성상 차이가 없거나 구성상 차이가 있더라도 새로운 효과가 발생하지 않는 것을 말하므로, 구성상 차이가 있고 새로운 효과가 나타난다면, 실질적으로 동일하지 않으므로 후출원에는 확선 규정이 적용될 여지가 없습니다.
진보성 판단은 선행기술과 청구범위를 비교하는 것입니다. 선행기술과 출원의 청구범위를 비교하여 진보한지 여부를 판단합니다. 물론 이 때에느 선행기술과 실질적으로 동일하지 않아 신규성이 있음을 전제로 하여 진보성을 판단하여야 합니다.
신규함을 전제로 진보성의 판단에는 알고 계신 내용을 바탕으로 판단하면 됩니다.
마지막에 질문하신 내용은 표현이 다소 부족하나, 구성상 차이가 있어 현저한 효과가 발생하였지만 그발속기통지자가 선행발명으로부터 쉽게 도출할 수 있다고 한다면, 확선의 규정을 적용되지 않으나 진보성 위반의 거절이유를 갖게 되는 것으로 생각합니다.
조현중님의 댓글
조현중VERY GOOD!!!
다만 선출원이 출원공개되기 전에 출원했다면
진보성의 쟁점이 등장할 수 없으니,
확선 위반 아닌 것으로 특허 받을 수 있다
여기까지만^^
너무 고맙습니다^^
든든합니다.!!!
GOOD GOOD
jhlsocial님의 댓글
jhlsocial네! 감사합니다.
사안 숙지하겠습니다~! ^^
조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
그럼 진보성 위반입니다.
참고로 판례강의나 문제풀이강의에서 소개합니다만,
동일 -> 실질적 동일 -> 진보하지 않은 차이 -> 진보한 차이
의 정도가 있을 때
진보한 차이가 있으면 신규성, 진보성 모두 인정되어 특허 받을 수 있습니다만,
진보하지 않은 차이에 불과한 경우는
신규성은 인정되나 진보성이 인정되지 않습니다.
예컨대 효과가 동일하지 않지만 그래서 실질적으로 동일하지 않지만
예측할 수 있는 것에 불과하다면
진보성이 인정되지 않을 것입니다.^^
참고로 확선은 출원공개되기 전이기 때문에
진보성 판단기준을 적용할 수 없습니다.
따라서 효과가 달라
실질적으로 동일하지 않다면
확선은 위배되지 않으므로
선출원발명보다 진보하지 않은 것이라 할지라도
특허 받을 수 있습니다.^^
새해복 많이 받으세요.^^
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