조현중 특상디
[질의] [문제] 44회기출 13번
[키워드] 판례노트 51번, 권리범위판단
[대상] 2007후3806) 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 한편, 확인대상발명에서 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 치환 내지 변경된 부분이 있는 경우에도 ~ 통상의 기술자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도로 자명하다면, 확인대상발명이 자유실시기술에 해당하거나 의식적제외라는 특별한 사정이 없는 한, 확인대상발명은 전체적으로 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 할 것이나, 특허발명의 특징적 구성을 파악함에 있어서는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재와 출원당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 과제의 해결원리가 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.
[질의] 44회기출 13번의 3번과 4번선지의 분석& 2010후3356과 2010후296 비교
특허발명이 A+B+C, 확인대상발명이 A,B,X로 이루어진 상황에서
3번선지는, 출원인이 A+B+C+X인 상태에서 A+B+C로 보정함으로써 의식적제외라는 상황을 충분히 파악할 수 있었으나
4번선지는 X가 특허발명의 출원시에 이미 공지된 것이라면 발명 1의 실시는 특허발명의 균등침해에 해당한다고 함으로써, 이것이 위의 2007후3806판례에서 예외로 취급하는 '의식적 제외'와 '자유실시기술' 중 '자유실시기술'에 해당한다고 보여지는데 그렇다면 이것은 답과 다르게 침해가 아닌 것으로 됩니다.
하지만 선행기술과 대비하여 볼때 구성요소를 형식적으로 추출하지 말라고 했으므로
전체적으로 보면 A+B+(X)가 될 것이므로 특허발명과 비교해 볼때 구성요소가 결여되어있어 있다고 생각합니다.
1. 만약 이 논리로 본다면, 전용에 해당한다는 말이 없는데도 간접침해로 볼 것인지, 아니면 침해가 아닌 것인지 궁금합니다.
2. 그리고 만약 이 논리가 아니라면,위 판례에서 예외에 해당하는 자유실시기술이란 A+B+X가 전체적으로 자유실시기술이어야 하는 것을 의미하는지 궁금합니다
그리고 자유실시기술과 진보성을 일컬을때 나오는 문구에서 공통적으로 '용이하게'를 쓰고있는데 자유실시기술은 용이하게'실시', 진보성은 용이하게'창작'으로 구분해도 될까요?
또한 권리범위확인심판에 있어서 확인대상 발명의 특정에 대한 판례 중
2010후3356는 '만약 확인대상발명의 일부 구성이 불명확하여 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면 나머지구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우라 하더라도 심판청구를 각하하여야 할 것이다'
2010후296판례는 '확인대상발명의 설명서에 특허발명의 구성요소와 대응하는 구체적인 구성이 일부 기재되어 있지 않거나 불명확한 부분이 있다고 하더라도 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 소갛는지 여부를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상발명은 특정된 것으로 봄이 상당하다' 고 되어있는데
이 둘이 다루는 내용이 서로 어떻게 다른지는 잘 알고있습니다(판례해석은 충분합니다)
하지만 위의 서술로만 볼때는 두개를 구분하기 어렵습니다.
따라서,
3. 오직 제가 쓴 따옴표 안의 문장으로 판단한다면 두 판례를 어떻게 구분할 수 있을까요? 어떤 문구로 두 판례가 다른것임을 파악할 수 있나요?
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훤님의 댓글
훤 Date:안녕하세요?
1. 특발의 구성요소에 치환 내지 변경된 부분이 있더라도, i) 과제해결원리, ii) 동일한 목적 달성, iii) 동일한 작용효과, iv) 치환이 그발속기통지자라면 누구나 용이할 정도로 자명하다면 확발이 특발의 출원시에 자유실시기술에 해당한다거나 의식적으로 제외된 것이 아닌 한, 여전히 확발은 전체로서 특발의 보호범위에 속합니다(2007후3806, 기본강의노트 p181)
판례에서 말하고자 하는 바는 특발이 A+B+C이고 구성요소 C가 x로 치환 내지 변경된 경우로서 확발이 A+B+x인 경우입니다. 이 경우, 확발이 전체로서 특발과 같은 구성요소를 포함하는 것이 아니므로 ‘문언침해’를 구성하지 않습니다. 치환된 구성요소에 중점을 두어, 위 판례에서는 ‘균등침해’에 대한 요건을 말하고 있습니다.
즉 x가 공지기술이라면 A+B+C에서 C를 x로 치환하기 용이하므로, A+B+x는 균등침해에 해당할 가능성이 높습니다. (균등침해라고 단정할 수는 없는 것 같습니다. 효과 및 목적을 종합적으로 고려해보아야 할 것 같습니다.) 그런데 해당 지문에서는 균등침해에 해당하지 않는다고 하였으므로 오답이 됩니다.
2. 맞습니다. A+B+x가 전체로서 자유실시기술이라면 자유기술의 항변이 가능하므로 침해가 되지 않을 것입니다.
실시, 창작에 관한 말씀에 대해서는 무슨 의미인지 이해가 가지 않습니다만, 자유실시기술은 침해 쪽에서 언급되므로 ‘실시’와 관련이 깊고, 진보성은 등록요건에서 언급되므로, ‘발명의 창작’과 관련이 깊긴 합니다.
3. 2010후3356 판례에서 “다른 것과 구별될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면”입니다. 다른 것이란 ‘다른 일반적인 발명’을 의미하는 것 같습니다.
대상 판례에서는 일사부재리의 관점에서 확발의 특정 정도를 판시한 것입니다. 2010후296은 (확발이 다른 것과 구별될 정도로 특정된 후,) 확발vs특발의 비교가 가능한지의 관점에서 확발의 특정 정도를 판시한 것이구요
이 판례에 대해서는 변리사님께서 자세한 답변을 많이 하셨습니다. 제목+내용 검색에 판례번호를 검색하시면 보실 수 있습니다.
조현중님의 댓글
조현중VERY GOOD!!!
조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
문제집 질문은 "대상" 에 판례와 함께 문제지문도 함께 부탁드립니다.
그리고 가급적 쟁점별로 따로 질문해 주면 고맙겠습니다.
그래야 다른 친구들도 함께 쉽게 확인할 수 있습니다.
부탁합니다.^^
조현중님의 댓글
조현중 Date:1. 전용에 해당한다는 말이 없으면 간접침해로 볼 수 없습니다.
A+B+X 에서 C 와 X 를 의식적 제외의 균등한 대상으로 나열했음에 비추어 보면, 출제자는 C 의 치환물을 X 라고 설정한 것으로 보입니다.
그러나 A+B+X 가 자유실시기술이면 C 를 X 로 치환한 것이 균등한 치환이라 할지라도 균등침해가 성립하지 않습니다.
이때 자유실시기술인지 여부는 발명 전체로 보지, 발명의 일부 구성요소로 보지 않습니다.
따라서 X 가 자유실시기술인 것이 아니라, A+B+X 가 자유실시기술이라고 했어야 비침해입니다.
2. 판례강의에서 강조한 것처럼 자유실시기술은 확인대상발명 또는 침해대상제품이 신규성 또는 진보성이 없는 경우입니다. 그러니 '쉽게 발명', '용이하게 실시' 라는 진보성의 표현을 그대로 채용하는 것입니다.
그렇게 구분할 것이 아니라, 신규성, 진보성의 무효사유는 특허발명에 대해서 하는 것이고, 확인대상발명이나 침해대상제품에 대해서 하는 것이 자유실시기술이라고 보면 됩니다.
판례강의에서 설명한 것처럼 대상이 다르다가 핵심입니다.
하나는 특허발명이고 하나는 확인대상발명 또는 침해대상제품입니다.
3. "다른 것과 구별될 수 있는 정도로" 이것이 key 입니다.
하나는 문언/균등/간접침해 판단이 가능할 정도로 확인대상발명을 기재할 것이고,
하나는 일사부재리 범위가 명확하도록 확인대상발명을 기재할 것입니다.
일사부재리 관련 판례면 '다른 것과 구별될 수 있는 정도로' 가 등장합니다.
화이팅 !
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