조현중 특상디
[질의] [판례] 2012후3121 기재불비와 거절이유통지
이 판례 와 12년도 기출문제 5번보기와 관련하여
판례 문구 맨 마지막에 새롭게 발생한 것으로 볼 수 없다는 것이 원시적 하자로 이해가 되고,
맨 마지막에 진보성 부정의 거절이유가 발견된다고 하더라도 그 거절이유를 의견제출기회주어야 한다고 하면 최초 거절이유를 통지해야하는게 아닌지 궁금합니다. 판례문구가 설시하는 의견서제출기회는
최초를 말하는 것인가요 최후를 말하는 것인가요 ??
기출문제에서는 5번 보기가 틀린 것이라고 하는데 이 보기가 판례 2012후3121 와 다른 것인가요 ??
기존에 강사님께서 올려준 좋은 답변을 참고하니 (예시를 들어주셔서 이해가 쑥쑥!)
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1. 최후 거절이유통지라는 것은 환언하면 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항, 자진보정에 따라 보정된 사항에 내포된 거절이유가 아니라는 것입니다.
2. 예컨대 다소 불명료한 A 라는 발명이 최초 명세서에 기재되어 있었습니다. 심사관이 이에 대해 다소 불명료하다는 이유로 특허법 제42조 제4항 제2호 위반의 거절이유를 통지했습니다.
3. 출원인이 명료하게 A 라는 발명으로 보정했고, 이에 대해 심사관이 신규성, 진보성의 거절이유를 통지하고자 합니다.
4. 이때 만약 신규성, 진보성의 거절이유가 다소 불명료한 A 에 대해서도 통지할 수 있었던 것이라면 이는 최초 명세서에 기재된 사항에 내포된 거절이유입니다. 그럼 최후를 통지할 수 없습니다.
그러나 그것이 아니라면 최후를 통지해야 할 것입니다.
5. 이에 대해 법원은 특허법 제42조 제4항 제2호의 극복의 보정이 있었다고 해서 그 이후 신규성, 진보성의 거절이유를 발견했을 때, 이를 일괄적으로 보정 때문에 발생한 거절이유로 보지 말 것을 언급합니다.
6. 이는 위 사항에도 마찬가지로 적용될 수 있다고 본 것입니다.^^
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라고 답변 주신 것이 있습니다. 음, 이해는 되었는데... 12년도 기출 보기가 이제 잘못된것인지 아니면
저 보기가 맞는것인지요...
Comment List
조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
미안합니다만 타학원 자료에 대해서는 질문 받지 않습니다.^^
기출문제 또한 타학원 자료의 기출문제집은 질문 받지 않습니다.^^
조현중님의 댓글
조현중 Date:이것은 핵심이
1. 보정 때문에 발생한 거절이유?
2. 보정 전부터 이미 존재한 거절이유?
입니다.
질문 잘 주셨는데,
질문주신 판례노트의 판례는
보정했어도,
보정 때문에 발생한 거절이유가 아니라,
보정 전부터 존재한 거절이유이나 심사관이 통지를 누락한 거절이유라고 본 것입니다.
참고로 판례강의에서 언급한 것처럼
과거에는 기재불비 해소의 보정이 있은 후
거절이유가 발견되면
무조건 보정 때문에 발생한 새로운 거절이유로 보는 시각이 있었습니다만,
이 판례가 그렇게 단정지을 것은 아니고,
사건마다 개별적으로 판단할 것을 언급한 것입니다.
이 기출문제는 포인트가
"보정을 한 결과"
이 문장입니다.
이것이 보정 때문에 새롭게 발생한 거절이유임을 의도했다고 보시면 됩니다.
판례와 사안이 다릅니다.
제 기출문제해설집의 내용을 아래에 발췌합니다.^^
[⑤ 지문은 보정을 한 결과 진보성 결여가 발생했다고 하므로 최후거절이유가 된다. 관련 심사기준 내용을 아래에 발췌한다.
“신설되거나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 바뀐 청구항에 신규성, 진보성 등의 거절이유가 있는 경우, 청구항 기재의 현저한 기재불비 또는 신규사항의 추가 등으로 신규성 또는 진보성 등과 관련된 심사가 불가능했던 청구항을 보정한 후 다시 심사한 결과 신규성이나 진보성에 관한 거절이유를 발견한 경우 최후거절이유통지로 한다.”]
화이팅 !!!
#49회15번 #거절이유통지 #최초 #최후 #보정각하