조현중 특상디
[질의] [법령] 과실의 추정, 손해배상청구소송
[키워드] 특허법제130조, 과실의추청, 손해배상청구소송
[대상] 특허법 제 130조
타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다.
[질의] A라는 사람이 a 라는 특허를 출원하여 특허권이 적법하게 등록 된 후 B라는 타인이 a라는 특허에 대해 출원하였고 이 출원이 착오로 등록된 경우를 가정하였을 때,
1. A는 B에 대하여 손해배상청구를 하였을 시, B의 정당권원이 있고 없음은 별론으로 하고, 특허법 130조의 과실추정을 적용할 수 있나요?(달리 말하면, B의 특허권은 과실추정의 적용에서 대항요건이 될 수 있나요?)
2. 위 경우의 민사소송에서 B의 특허권에대해 A가 무효항변을 함으로써 별도의 특허무효심판 없이도 손해배상청구소송을 승소할 수 있나요?(달리 말하면, 이러한 경우에도 B의 특허권에 대한 별도의 무효심판 없이, A는 B의 특허권에 기한 정당권원이 있다고 하는 항변이 권리남용임을 이유로 무효항변을 할 수 있나요?)
답변 부탁드립니다! 감사합니다!
[대상] 특허법 제 130조
타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다.
[질의] A라는 사람이 a 라는 특허를 출원하여 특허권이 적법하게 등록 된 후 B라는 타인이 a라는 특허에 대해 출원하였고 이 출원이 착오로 등록된 경우를 가정하였을 때,
1. A는 B에 대하여 손해배상청구를 하였을 시, B의 정당권원이 있고 없음은 별론으로 하고, 특허법 130조의 과실추정을 적용할 수 있나요?(달리 말하면, B의 특허권은 과실추정의 적용에서 대항요건이 될 수 있나요?)
2. 위 경우의 민사소송에서 B의 특허권에대해 A가 무효항변을 함으로써 별도의 특허무효심판 없이도 손해배상청구소송을 승소할 수 있나요?(달리 말하면, 이러한 경우에도 B의 특허권에 대한 별도의 무효심판 없이, A는 B의 특허권에 기한 정당권원이 있다고 하는 항변이 권리남용임을 이유로 무효항변을 할 수 있나요?)
답변 부탁드립니다! 감사합니다!
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훤님의 댓글
훤 Date:안녕하세요?
비슷한 사안으로 상표법 판례가 있습니다. 판례의 사안에서는 무효심판이 청구되었습니다만 참고만 해주세요..^^
2013다21666
상표권의 존재 및 그 내용은 상표공보 또는 상표등록원부 등에 의하여 공시되어 일반 공중도 통상의 주의를 기울이면 이를 알 수 있고,업으로서 상표를 사용하는 사업자에게 해당 사업 분야에서 상표권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 부당하다고 할 수 없으며,또한 타인의 특허권,실용신안권,디자인권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정되는데도(특허법 제130조,실용신안법 제30조,디자인보호법 제65조 제1항 본문)상표권을 침해한 자에 대하여만 이와 달리 보아야 할 합리적인 이유가 없으므로,타인의 상표권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정된다고 할 것이고,그럼에도 타인의 상표권을 침해한 자에게 과실이 없다고 하기 위하여는 상표권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 사용하는 상표가 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장ㆍ증명하여야 한다.
원심판결 이유에 의하면,원심은 원고의 이 사건 등록상표에 관한 상표권을 침해한 피고에게는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 보아야 한다고 하는 한편,지정상품을 '알루미늄 새시,금속제 창문,금속제 창호시스템 유닛'등으로 하는 피고상표가 2004.10.23.등록되었다고 하더라도,원고가 2005.12.26.피고상표에 대한 등록무효심판을 청구하여 그 등록을 무효로 하는 심결이 확정된 이상 피고상표에 관한 상표권은 처음부터 없었던것으로 보게 되었고(상표법 제71조 제3항 본문),피고가 상표권 침해 당시 자신의 상표권에기하여 피고상표를 사용하는 것이라고 믿었더라도 그러한 사유만으로는 원고의 이 사건 등록상표에 관한 상표권의 효력이 피고상표에 미치지 아니한다고 믿었던 점을 정당화할 수 있는 사정에 해당한다고 할 수 없다는 이유로,피고상표가 등록되어 있었음을 내세워 상표권 침해행위에 대하여 과실이 없다고 하는 피고의 주장을 배척하였다.
앞서 본 법리에 비추어 기록을 살펴보면 원심의 위와 같은 판단은 정당하여 수긍할 수있고,거기에 상고이유의 주장과 같은 상표권 침해자의 과실 판단에 관한 법리오해,채증법칙 위반 등의 위법이 없다.
타인의 특허를 침해한 경우 과실이 추정되는데, 침해 여부판단에 정당한 권원이 있는지를 살펴보아야 하는데 정당권원을 별론으로 할 수 있나요...?
중복특허라 판단되면 선출원 특허권자는 후출원 특허권자에게 무효심판부터 걸 것 같습니다. 민사소송에서 유리한 고지를 선점하기 위해서요^^
그 후 후출원 특허가 중복특허로 무효가 된다면 위 판례의 법리가 적용될 수 있을 것 같구요.
조현중님의 댓글
조현중EXCELLENT
판례노트가 그냥 다 머리속에 있으시네요.
2차생이세요?
혹시 판례 정리해볼 생각 있어요?
시간이 없어서 최신 판례를 게시판에 많이 못 올렸는데,
생각 있으면 아무데나 글 하나 남기거나
인스티튜트제이로 카톡 주세요.
독서실 자리 하나 줄게요^^
예전 댓글부터 쭉 보면
실력이 상당하네요!!
아하아하님의 댓글
아하아하 Date:답변 감사합니다! 말씀하신대로 침해가 성립하기위해서는 정당권원을 당연 논해야함이 옳은점 지적해주셔서 감사합니다! 올려주신 판례의 내용은 착오등록된 상표권이 무효심판으로 소멸된 후에 손해배상청구소송에서 침해기간동안의 과실을 추정하는 내용인거 같습니다.
디보법 강의도중 강사님께서 '특허법과 디자인보호법은 상대방의 실시를 막을수 있는 창과 같은 역할(배타권행사)만 있을 뿐 방패(상대방의 배타권에 대한 대항력)의 역할은 없으며 이와다르게 상표권은 등록되어 있다면 창과 방패의 역할(배타권행사 및 상대방의 배타권에 대한 대항)을 모두 한다' 라고 말씀해 주셨습니다. 답해주신 판례는 이미 상표권이 등록상태가 아닌 소급소멸 상태 하에서의 과실추정 적용 사례라고 보여집니다. 디보법 강사님의 말씀은 그러한 무효심판 확정 등이 없이 권리가 존속하는 동안은 상표권은 착오 상표권이 무효사유가 있더라도 침해성립이 안되고 디보권과 특허권은 권리의 존속 여부에 상관없이 상대방의 침해주장시 정당권원등으로써 효력을 발휘하지 못한다는 말씀이신거 같은데 이러하게 이해하는게 옳은지 답변 부탁드립니다!
훤님의 댓글
훤이해하신 내용이 맞는 것 같습니다^^
찾아본 바로는 일단 특허와 디자인에서는 보지 못한 내용이구요.. 상표에서는 무효사유가 있는 등록상표이더라도 무효로 되기 전까지는 선출원등록상표권자의 침해 금지 청구에 대한 대항을 할 수 있는 것으로 생각합니다.
아하아하님의 댓글
아하아하감사합니다! 혹시 상표의 위 내용 근거가 판례에의한것인가요? 법령에 의한 것인가요?
참고로 디보법 강사님은 디자인에서는 일부심사등록제도로 인해 동일 디자인에 대해 디자인권이 다른일자에 등록된 경우에 선출원 디자인권이 후출원 디자인권에 대해 후출원의 디자인권과는 상관없이 과실추정이 적용 된다고 강의중 말씀해주셨습니다!
조현중님의 댓글
조현중"아하아하" 님 상당히 처음 듣는 소리입니다^^
그 디보 강사님께 근거를 요청해보셔야 할 것 같은데요^^
혹시 답변 받으시면 질문 주세요^^
저도 궁금합니다.^^
훤님의 댓글
훤 Date:위 댓글에 쓴 판례와 86도277에서 “후출원등록상표에 의한 선출원등록상표의 침해는 후출원등록상표가 적법한 절차에 따라 등록무효의 심결이 확정되었음에도 불구하고 그후 후출원등록상표권자가 선출원등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상표가 동일 또는 유사한 상표에 사용한 때 성립한다고 할 것이다.
왜냐하면 상표법에 의하여 등록된 상표는 그것이 무효이거나 취소되기 까지는 다같이 보호받아야 할 것이기 때문이다.”를 들어 위와 같이 댓글을 남겼습니다^^
조현중님의 댓글
조현중80년대 판례까지 알고 계시네요.
이 판례는 처음보는 것인데, 일반화할 수는 없을 것 같습니다.
일단 상표법위반의 형사사건이므로, 민사사건이 아니고,
형사사건과 민사사건은 고의의 정도에 대해 약간 달리 보는 법리가 있기 때문입니다.
그리고 80년대 판례라,
지금 법리가 어떻게 변화되었는지도
상표법 적으로 고찰해봐야 할 것 같습니다.^^
아무리 상표를 등록 받았어도
상표법 제92조를 보면
타인의 동의를 받지 않고서는 등록상표의 사용이 금지되므로,
상표 등록을 받았다고
사용이 단언적으로 가능하다고 보기는 어렵지 않을까 싶습니다^^
훤님의 댓글
훤넵 맞습니다. 최대한 유사한 내용의 판례를 찾으려 했으나 형사사건이라 답변의 근거로 쓰기에 자신이 없었습니다.
저는 질문자분께서 동일한 상표에 대하여 착오 등록된 후출원 상표권자가 선출원 상표권자로부터 비침해항변을 할 수 있나를 물어보는 것으로 이해하고 위 판례를 가져와보았습니다.
변리사님 의견에 전적으로 동의합니다. 애초에 선출원 상표권을 확인하지 않은 후출원 상표권자에게 사용할 수 있는 권리를 인정할 수 없지 않을까요?
아하아하님의 댓글
아하아하네 훤님 말씀대로 특허권과 디보권 상표권이 비침해항변의 이유가 되는지 질문드린것입니다!( 디보강사님의 강의내용중 말씀으로는 상표권은 이유가 되고 특허와 디보권은 안된다는 의미로 말하신거 같습니다 강사님 답변 받으면 그 내용 남기겟습니다)
질문2는 특허권이 비침해항변의 이유가 되지못하는게 혹시 무효항변에 의해인지 궁금하여 질문드린내용입니다.
조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
1. 판례노트 34번에 실시 중인 발명이 등록된 권리라고 항변한 바 있습니다만, 과실 추정 여전히 인정되었습니다.
2. 무슨 소리인지 모르겠네요^^
후원 권리자가 선원 권리자에게 침해소송을 제기한다는 말인가요?
후원 권리자가 어떻게 선원 권리자에게 침해소송을 제기하죠...? ^^
화이팅 !!
인스티튜트제이 독서실
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아하아하님의 댓글
아하아하안녕하세요!
질문2의 내용은
선원 특허권자가 후원특허권자를 상대로 침해소송을 제기하며 특허권자가 정당권원 없음을 입증하기 위해 후원특허권자의 특허권에대해 무효항변을 할 수 있는지 여쭤보는 것 입니다!
마치 특허권자가 침해자를 상대로 소를 제기한 상황에서, 침해자가 특허권자의 특허에 무효사유가 있음을 이유로 무효항변을 하듯이, 말입니다.
그리고, 디보 강사님께 말씀의 정확한 의미랑 근거를 여쭤보고 답변내용 남기겠습니다!