[키워드] 바람직하게는
[질의] 5번 보기 : 청구범위에 '바람직하게는' 이라는 이중한정의 표현이 삽이된 경우는 보호받고자 하는 발명이 명확하다고 볼 수 없다.
안녕하세요 선생님!
모의고사에서 질의사항이 있어서 여쭈고자 글 작성하였습니다.
이전에 심사관들에게 교육 받을 당시 '바람직하게는' 이중한정 되어 있다고 그 자체로 불명확하다고 보면 안 되서 바로 거절이유를 통지하면 안되고, 발명이 특정이 안 될 때에만 거절이유를 통지하고 애매하면 참고사항으로 바람직하게는 발명을 불명확하게 하는 표현이므로 다른 거절이유를 통지할 때 보정을 하면 좋다는 내용을 넣으라고 배웠습니다.
선생님께서 내 주신 문제 중 다른 보기 '화학발명 어떠한 경우에도 실험례가 없으면 안된다'가 명확하게 틀려서 답을 골라낼 수 있었습니다.
만약 명확히 틀린 지문이 없다면 위 5번 지문도 상대적으로 맞는 답으로 볼 수 있는 지 여쭈고자 글 올립니다.

조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
질의는 공개글로 부탁하며,
"대상" 에 관련 법령 또는 판례를 적어주시기 바랍니다.
다른 친구들도 별도의 교재를 보지 않고 이 게시판을 함께 참고할 수 있었으면 합니다.^^
부탁 드립니다.^^
조현중님의 댓글
조현중 Date:모의고사 해설지에도 삽입했습니다만^^
최신판례문제입니다.
판례문구를 아래에 발췌합니다(2014후1563).
"‘1 내지 20개의 탄소 원자를 갖는 기’와 ‘분지 또는 비분지 알킬 또는 알콕시기’가 이중한정을 나타내는 용어인 ‘바람직하게는’으로 서로 연결되어 있다. 이러한 기재는 이 사건 제12항 발명에 기재된 ‘X’가 ‘1 내지 20개의 탄소 원자를 갖는 기’ 전체를 의미하는지, 아니면 그중에서 ‘분지 또는 비분지 알킬 또는 알콕시기’를 의미하는지가 반드시 명확하지는 않아 특허청구범위를 둘러싸고 분쟁이 발생할 소지가 있다. 이처럼 특허청구범위의 기재 내용이 관점에 따라 다양한 방식으로 해석될 수 있는 경우에는 특허청구범위로서 요구되는 명확성과 간결성 요건을 충족하지 못하였다고 보아야 한다."
이중 한정의 경우 청구항 발명의 범위가 불명료합니다.
예를 들어서 A, B 또는 C 바람직하게는 C 라는 청구항이 있습니다.
A 가 공지기술이라고 가정합니다.
그럼 위 청구항이 A, B 또는 C 의 range 로 볼 수 있다면, 공지기술인 A 가 포함되어 있으므로, 신규성이 위반입니다.
그러나 위 청구항을 C 라고 본다면, 공지기술인 A 가 포함되어 있지 않으므로, 신규성 위반이 아닙니다.
이중한정은 이와 같이 청구항에 대한 법리나 권리관계를 해석할 때 불명료함을 유발합니다.
이에 대법원에서 이중한정은 특허법 제42조 제4항 제2호의 기재불비라는 취지로 판시했습니다.
참고로 이 사건은 심사관님이 거절결정하고, 심판관님이 거절결정을 유지했으나, 특허법원이 바람직하게는 은 다른 나라도 쓰는 표현이고, 이것만으로 출원을 거절하는 것은 지나치게 가혹하다는 의미에서 기각심결을 취소했으나, 다시 대법원이 거절결정이 타당하다고 보았습니다.
화이팅 !!
#바람직하게는 #2014후1563 #기재불비 #제42조제4항제2호
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조현중님의 댓글
조현중 Date:참고로 심사관님께 교육 받은 것이 무엇인지 모르겠습니다만^^
특허청 내부의 지침으로 시험을 보시면 큰일납니다.^^
시험은 법령과 판례에 따라 풀이하셔야 합니다.
이 시험의 출제자님은 특허청의 내부 지침을 알기가 쉽지 않은 교수님입니다.^^