안녕하세요?

1차에서 넘기실 부분은 아닌 것으로 생각합니다^^

질문하신 지문의 판례요지입니다. 2002후2778

“원출원 중 일부 발명이 실시례 등의 상세한 설명에 기재된 것으로서 원출원 발명과 다른 하나의 발명으로 볼 수 있는 경우에는 그 일부를 분할출원할 수 있으며, 이 경우 그 동일성 여부의 판단은 특허청구범위에 기재된 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 그 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 주지 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다고 하여야 한다.”

즉, 원출원이 동일한 하나의 발명만으로 구성되어있다면 분할출원이 불가합니다. 이것이 이 지문의 쟁점인 것으로 생각합니다. 분할출원의 요건 중에는 원출원이 “둘 이상의 발명을 하나의 출원으로 한 경우”(법 제52조 제1항 전단)일 것을 필요로 하기 때문입니다.

각색하자면, 출원인은 원출원이 두개의 서로 다른 발명인 A와 B로 구성되어 있으므로, B를 분할출원하려 합니다. 그런데 심사관이 B는 A와 실질적으로 동일하기 때문에 원출원은 하나의 발명으로 이루어져 있어서 분할출원 불인정!한 경우입니다.

첨고로 판례의 사안에서는 실질적 동일성이 인정되지 않아 원출원이 두 개의 발명으로 구성되어 있으므로 B를 분할출원한 것은 적법하다고 결론이 났습니다.

조현중님의 댓글

조현중 Date: 18-01-30 12:18

적극적인 참여 좋습니다.^^
2002후2778 사건은 중복특허가 쟁점인 것으로 알고 있습니다.
아마 1999당1791 무효심판 사건 같은데, 청구인이 중복특허라는 이유 등으로 무효심판을 청구한 사건입니다.
결론은 원출원과 분할출원이 실질적으로 동일하지 않아, 중복특허가 아니어서, 무효가 아니라고 판단이 나왔습니다.^^
2002후2778 은 판례노트에 없는 내용인데,
신기하게 찾으셨네요.^^
80-90년대 출원된 특허이어서 80-90년대 특허법을 적용하고,
80-90년대 특허법이 지금과는 많이 달라서,
판례노트에는 없는 판례입니다.^^


참고로 여기서 분할출원의 적법 내용이 등장하기는 합니다.
그러나 이것은 위와 같이
현행법과 다른 구법의 내용이어서
신경쓰지 않아도 좋습니다.
결론은 중복특허인지가 쟁점입니다.^^

안녕하세요.^^
원출원과 분할출원의 청구범위가 같으면 중복특허에 해당합니다.
이때 청구범위가 실질적으로 동일한 경우도 동일한 경우로 보아 중복특허에 해당합니다.
선원주의 관련된 내용이라고 보시면 됩니다.^^
선원주의에서 등장한 실질적 동일성의 문구입니다.^^
혼란 갖지 않으셔도 됩니다.



화이팅 !!!



#49회3번 #실질적동일 #분할출원



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