1. 분할출원과 원출원이 실질적으로 동일한 경우

[판례의 태도]

법원은 분할출원된 발명과 원출원 발명이 동일하면 구 특허법 제36조 제2항의 같은 날에 2 이상의 특허출원이 있는 경우에 해당한다고 하였다.

[검토]

구 특허법 제36조 제2항은 “동일한 발명에 대하여 같은 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때에는 특허출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다.”고 규정하고 있다. 이는 특허권자가 특허발명에 대해 배타적인 실시권을 가지는 것을 고려하여, 하나의 발명에 대하여 둘 이상의 권리를 인정하게 되는 중복특허를 배제하고자 하는 취지이므로 분할출원과 원출원이 동일할 때 구 특허법 제 36조 2항에 해당한다는 판례가 타당하다.

이 때, 분할출원된 발명과 원출원 발명이 동일한지 여부는 청구범위에 기재된 양 발명의 기술적 구성이 실질적으로 동일한지 여부를 기준으로 하여야 하며, 청구범위의 기재가 문언적으로 일치하지 않더라도 그 차이가 동일한 기술적 구성에 대해 기능·성질·효과 등으로 표현을 달리한 것에 불과하거나 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적 수단에서 주지관용기술을 부가·삭제·변경한 것 또는 단순히 수치 범위를 달리한 것에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 실질적으로 동일한 발명에 해당한다.

 

 

2. 구 특허법 제42조 제3항의 명세서 기재요건 위배 여부

[판례의 태도]

법원은 구 특허법 제42조 제3항을 충족시키는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다고 하였다.(대법원 2005.11. 25. 선고 2004후3362 판결, 대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결 등 참조)

[검토]

구 특허법 제42조 제3항은 발명의 상세한 설명에는 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적․구성 및 효과를 기재하여야 한다고 규정하고 있다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것으로 판례의 태도가 타당하다.
나아가 구체적인 실험 등으로 증명이 되어 있지 않더라도 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 통상의 기술자가 발명의 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있다면 구 특허법 제42조 제3호에서 정한 기재요건을 충족한다(대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결 등 참조)

 

 

3.  구 특허법 제42조 제4항 제1호의 명세서 기재요건 위배 여부

[판례의 태도]

법원은 청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하고, 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 발명의 상세한 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 있다면 청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 하였다.(대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후832 판결, 대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결 등 참조).

[검토]

구 특허법 제42조 제4항 제1호는 청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 항(청구항)은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있다. 그 취지는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 상세한 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막기 위한 것으로 판례의 태도가 타당하다.

감사합니다

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