제목: 의약품 발명의 공지 여부 및 기재불비, 진보성에 관한 사례

의약품의 경우 시판되었더라도 통상의 기술자가 과도한 노력을 기울이지 않고 그 조성 등을 알 수 없으면 공지,공연실시되었다고 볼 수 없어 신규성이 부정되지 않고, 특허발명에 기재불비 사유가 없으며, 진보성이 부정되지 않아 금지청구가 권리남용이 아니라고 본 사례

 

1. 선행발명 1(시판된 큐레틴정)의 공지 여부

의약품 발명의 경우 통상의 기술자가 특허발명의 출원일 또는 우선권 주장일 전에 사용할 수 있었던 분석방법을 통해 과도한 노력을 기울이지 않고 그 조성이나 성분을 알 수 없었다면 비록 공연히 판매되었더라도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태였다고 볼 수 없다. 불특정다수인이 발명의 내용을 인식할 수 있는 상태에 놓인 점에 대해서는 이를 등록무효사유로 주장하는 자가 증명하여야 한다. 이러한 증명은 판매된 제품의 모든 성분이나 조성을 정확히 재현하는 정도에 이를 필요는 없으나 적어도 그로부터 특허발명과 대비되는 선행발명의 구성요소를 확인할 수 있을 정도여야 한다.

그런데 통상의 기술자에게 선행발명 1로부터 포함된 부형제의 종류 및 함량을 정성·정량 분석할 수 있는 분석법이 알려져 있었고, 이를 통해 이 사건 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 부형제의 종류 및 혼합비를 확인할 수 있었다는 점을 인정할 증거가 없다.

2. 특허발명에 기재불비 사유가 있는지 여부

특허발명의 명세서에 의하면, 비교례 1, 3은 특허발명의 구성요소 3, 4에 제시된 빌베리 추출물과 미세결정성 셀룰로오스의 혼합비와 빌베리 추출물과 무수유당의 혼합비의 수치범위에 포함되나 구성요소 2의 코팅층 형성이 가능한 정제의 경도를 달성하지 못한다. 그러나 특허발명은 빌베리 추출물과 미세결정성 셀룰로오스, 무수유당의 혼합비에 대한 구성요소 외에도 코팅층을 5mg 내지 30mg을 함유하는 안정화된 정제인 것을 구성요소로 하고, 이러한 코팅 작업을 위해서는 정제의 경도가 최소 7kP 이상이어야 한다. 즉, 코팅 작업 전의 나정이 코팅층 형성이 가능한 경도를 가지는 것은 특허발명의 효과가 아니라 코팅층에 관한 구성요소에 내재된 구성에 해당한다.

1. 공지 또는 공연 실시된 발명인지 여부와 관련하여

[판례의 태도]

발명이 ‘공지되었다’고 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하고(대법원2002. 6. 14. 선고 2000후1238 판결 참조), ‘공연히 실시되었다’고 함은 발명의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다(대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4011판결 등 참조).

한편, 화학물질이나 의약품 등의 경우에는 통상의 기술자가 특허발명의 출원일 또는 우선권 주장일 전에 사용할 수 있었던 분석방법을 통해 과도한 노력을 기울이지 않고 그 조성이나 성분을 알 수 없었다면 비록 공연히 판매되었더라도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태였다고 볼 수 없다.

​불특정다수인이 발명의 내용을 인식할 수 있는 상태에 놓인 점에 대해서는 이를 등록무효사유로 주장하는 자가 증명하여야 한다. 이러한 증명은 판매된 제품의 모든 성분이나 조성을 정확히 재현하는 정도에 이를 필요는 없으나 적어도 그로부터 특허발명과 대비되는 선행발명의 구성요소를 확인할 수 있을 정도여야 한다.

2. 특허법 제42조 제3항, 제4항 제1호의 명세서 기재요건에 위배되는지 여부와 관련하여

1) 특허법 제 42조 제3항 관련

[판례의 태도]

위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다(대법원 2005. 11.25. 선고 2004후3362 판결, 대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결 등 참조).

[검토]

특허법 42조 3항은 발명의 상세한 설명에는 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적․구성 및 효과를 기재하여야 한다고 규정하고 있는데, 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것임을 고려할 때 판례의 태도가 타당하다.

cf) 더이상 내용이 써지질 않아 답글로 내용정리파일을 첨부하겠습니다.