[판결요지]

판결문 6p-9p

본문에 넣기에 너무 길어서 따로 파일로 첨부했습니다.

1. 방법발명에 특허권 소진의 인정 여부

[판례의 태도]

물건의 발명에 대한 특허권자 등이 우리나라에서 그 특허발명이 구현된 물건을 적법하게 양도한 경우에 양도된 당해 물건 발명 제품에 대해서는 특허권이 이미 목적을 달성하여 소진되었으므로 양수인이나 전득자가 그 물건발명 제품을 사용, 양도 또는 대여하는 등의 행위 등에 대하여 특허권의 효력이 미치지 아니한다는 권리소진 원리는 방법의 발명을 실질적으로 구현한 물건의 경우에도 적용된다.

[검토]

물건의 양도에 의한 특허권의 소진을 인정하는 주된 근거는, 특허권자 등에 의하여 제조ᆞ판매되는 물건발명 제품을 적법하게 양수한 양수인 등으로서는 그 물건발명 제품의 소유권을 적법하게 취득하였으므로 아무런 제한 없이 그 물건발명 제품을 사용할 수 있을 것으로 기대하는 것이 당연하고, 또한 그 물건발명 제품이 전전유통될 때 양도시마다 특허권자나 전용실시권자의 허락을 받아야 한다면 그 물건발명 제품의 자유로운 유통 및 거래안전을 저해하는 문제가 있으며, 특허권자 등으로서는 그 물건발명 제품을 처음 양도할 때 특허발명의 대가를 확보할 수 있는 기회가 주어지면 족하고, 이들에게 이중의 이득 기회를 줄 필요가 없다는 데 있다. 

방법발명 제품의 경우에도 특허권자 등에 의하여 제조ᆞ판매되는 방법발명 제품을 적법하게 양수한 양수인 등으로서는 그 방법발명 제품의 소유권을 적법하게 취득하였으므로 아무런 제한 없이 그 방법발명 제품을 사용할 수 있을 것으로 기대하는 것이 당연하고, 또한 그 방법발명 제 품이 전전유통될 때 양도시마다 특허권자나 전용실시권자의 허락을 받아야 한다면 그 방법발명 제품의 자유로운 유통 및 거래안전을 저해하는 불합리한 결과를 초래한다. 나아가 특허권자나 전용실시권자는 특허법 제127조 제2호의 규정에 의하여 방법발명의 실시에만 사용하는 물건을 생산ᆞ양도할 권리를 사실상 독점하고 있어 방법발명 제품의 사용에 따른 특허발명의 실시료를 반영하여 방법발명 제품의 양도가격을 결정하거나 방법발명 제품의 생산ᆞ판매를 허락받은 사람으로부터 양수인 등의 특허발명 실시료 상당액을 라이선스의 대가로 징수하는 등의 방법으로 양수인 등의 방법발명 제품 사용 등에 대한 특허발명의 대가를 확보할 수 있으므로, 방법발명 제품의 최초 양도 이후의 사용 내지 재양도 등에 대하여 다시 특허발명의 대가를 확보할 기회를 부여할 필요성도 없다. 

또한, 방법발명도 그러한 방법이나 공정을 실시할 수 있는 장치 내지 설비를 통하여 물건발명과 마찬가지로 물건에 특허발명을 실질적으로 구현할 수 있을 뿐만 아니라, 경우에 따라서는 물건발명과 방법발명은 발명의 카테고리만 달리할 뿐 실질적으로 동일한 발명일 수 있고, 이러한 경우 특허권자는 필요에 따라 특허청구항을 물건발명으로 작성하거나 방법발명으로 작성하거나 또는 양자 모두로 작성할 수 있으므로, 방법발명의 특허를 특허권 소진 대상에서 제외할 합리적 이유가 없으며, 오히려 방법발명에 대하여 특허권 소진을 부정할 경우 특허권자는 특허청구항에 방법발명을 삽입함 으로써 특허권 소진을 회피할 수 있게 되는 문제가 있다.

이처럼 물건의 양도에 의한 특허권 소진의 인정 여부는 그 물건이 특허발명을 실질적으로 구현한 것인지 및 양도가 특허권자 등 권한 있는 사람에 의하여 적법하게 이루어졌는지에 따라 좌우되는 것이고 특허발명이 물건발명인지 방법발명인지와는 무관하므로, 특별한 사정이 없는 한 방법발명 제품의 경우에도 특허권자 등에 의하여 적법하게 양도되는 때에는 특허권이 소진되어 이후 그 제품의 사용에 대해서는 특허권의 효력이 미치지 아니한다고 봄이 타당하다. 

2. 방법발명 제품이 방법발명을 실질적으로 구현한 것인지에 대한 판례의 태도

방법발명 제품이 방법발명을 실질적으로 구현한 것인지는 사회통념상 인정되는 그 제품의 본래 용도가 그 방법발명의 실시뿐이고 다른 용도가 없는지 여부, 그 제품에 그 방법발명의 특유한 해결수단이 기초한 기술사상의 핵심에 해당하는 구성요소가 모두 포함되었는지 여부, 그 제품을 통해서 이루어지는 공정이 방법발명의 전체 공정에서 실질적으로 차지하는 비중 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 

한편 어떤 용도가 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래 용도인지는 그 용도가 경제적, 상업적 또는 실용적인지 여부 및 그 물건의 구성에 별다른 변경없이 적용될 수 있는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 따라서 물건의 어떤 용도가 이론적, 실험적 또는 일시적 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 그 용도는 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래 용도라고 보기 어렵다.