1. 실시권자가 무효심판 청구할 이해관계 있는지

[판결요지]

구 특허법 제133조 제1항 전문은 “이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.”라고 규정한다. 여기서 말하는 이해관계인이라 함은 무효로 되어야 할 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률 상으로 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현 실적인 이해관계를 가진 자를 말한다. 

실시권자가 특허권자로부터 당장은 특허권 침해의 주장을 받지 않게 되고 사실상 어느 정도 특허권자와 함께 독점에 의한 이익을 향유할 수는 있지만, 실시권자의 특허 발명의 사용은 어디까지나 실시료의 지급을 조건으로 하거나, 실시 시간, 실시 지역, 실시 범위 등 설정행위로 정한 범위 내로 제한된다. 그리고 이미 등록된 특허발명이 존재하는 경우, 비록 그 특허발명에 등록무효원인이 존재한다 하더라도, 그에 대한 무 효심결이 확정되기까지는 그 특허발명은 일응 유효하게 존속하고 함부로 그 존재를 부정할 수 없으므로, 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 불이익을 입거나 입을 우려가 있는 자는 우선 특허권자로부터 실시권을 설정받아 특허발명을 실시하고 특허발명의 유효성을 다투는 것을 추후로 미루어 둘 수도 있다. 

따라서 특허권에 대하여 실시권을 설정받았다 하더라도, 실시권자가 아무런 제한없이 실시를 허락받아 특허권 그 자체를 취득한 것과 마찬가지로 볼 수 있거나, 당사 자 간에 조합관계가 성립하는 등으로 실시권자가 특허권자와 그 법률상 이해관계를 같이하여 불이익이 없다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 원칙적으로 실시권자는 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상으로 불이익을 입어 그 소멸에 관하여 직접적이 고도 현실적인 이해관계를 가진 자에 해당한다. 

[판례의 태도]

특허권에 대하여 실시권을 설정받았다 하더라도, 실시권자가 아무런 제한없이 실시를 허락받아 특허권 그 자체를 취득한 것과 마찬가지로 볼 수 있거나, 당사 자 간에 조합관계가 성립하는 등으로 실시권자가 특허권자와 그 법률상 이해관계를 같이하여 불이익이 없다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 원칙적으로 실시권자는 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상으로 불이익을 입어 그 소멸에 관하여 직접적이 고도 현실적인 이해관계를 가진 자에 해당한다.

[검토] 

실시권자가 특허권자로부터 당장은 특허권 침해의 주장을 받지 않게 되고 사실상 어느 정도 특허권자와 함께 독점에 의한 이익을 향유할 수는 있지만, 실시권자의 특허 발명의 사용은 어디까지나 실시료의 지급을 조건으로 하거나, 실시 시간, 실시 지역, 실시 범위 등 설정행위로 정한 범위 내로 제한된다. 그리고 이미 등록된 특허발명이 존재하는 경우, 비록 그 특허발명에 등록무효원인이 존재한다 하더라도, 그에 대한 무 효심결이 확정되기까지는 그 특허발명은 일응 유효하게 존속하고 함부로 그 존재를 부정할 수 없으므로, 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 불이익을 입거나 입을 우려가 있는 자는 우선 특허권자로부터 실시권을 설정받아 특허발명을 실시하고 특허발명의 유효성을 다투는 것을 추후로 미루어 둘 수도 있다. 

따라서 실시권 설정받은 자도 무효심판 청구할 이해관계인에 해당한다는 판례의 태도 타당하다.

2. 분할출원과 우선권주장

[판결요지]

구 특허법 제55조 제1항 본문은 “특허를 받으려는 자는 자신이 특허나 실용신안 등록을 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 먼저 한 출원 (이하 "선출원"이라 한다)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있다.”라고, 같은 조 제2 항은 “제1항에 따른 우선권을 주장하려는 자는 특허출원을 할 때에 특허출원서에 그 취지와 선출원의 표시를 하여야 한다.”라고, 같은 조 제3항은 “제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명에 관하여 제29조제1항·제 2항, 제29조제3항 본문을 적용할 때에는 그 특허출원은 그 선출원의 출원을 한 때 에 특허출원한 것으로 본다.”라고 각각 규정한다. 

한편 같은 법 제52조 제1항은 “특허출원인은 2이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 그 일부를 하나 이상의 특허출원으로 분할할 수 있다.”라고 규정하고, 같은 조 제2항 제4호에 의하면 같은 조 제 1항의 규정에 의하여 분할된 특허출원, 즉 분할출원이 있는 경우 그 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 보되, 다만 그 분할출원에 대하여 제55조 제2항의 규정을 적용하는 경우에는 당해 분할출원시에 출원한 것으로 보게 된다. 

이러한 규정들의 취지를 종합하면, 구 특허법 제52조에 따른 분할출원이 구 특허법 제55조에 의한 우선권 주장의 효력을 인정받기 위해서는 분할출원시의 특허출원서에 ‘우선권 주장의 취지 및 선출원의 표시’를 하여야 하고, ‘우선권 주장의 취지 및 선출원 의 표시’가 특허출원서에 기재되지 아니한 분할출원의 경우에는 구 특허법 제55조에 따른 우선권 주장의 효력을 인정받을 수 없다(특허법원 2015. 1. 29. 선고 2014허4715 판결 등 참조). 

[판례의 태도] 

분할출원이 구 특허법 제55조에 의한 우선권 주장의 효력을 인정받기 위해서는 분할출원시의 특허출원서에 ‘우선권 주장의 취지 및 선출원의 표시’를 하여야 하고, ‘우선권 주장의 취지 및 선출원 의 표시’가 특허출원서에 기재되지 아니한 분할출원의 경우에는 구 특허법 제55조에 따른 우선권 주장의 효력을 인정받을 수 없다.

[검토] 

특허법 제55조 제1항 본문은 “특허를 받으려는 자는 자신이 특허나 실용신안 등록을 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 먼저 한 출원 (이하 "선출원"이라 한다)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있다.”라고, 같은 조 제2 항은 “제1항에 따른 우선권을 주장하려는 자는 특허출원을 할 때에 특허출원서에 그 취지와 선출원의 표시를 하여야 한다.”라고, 같은 조 제3항은 “제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명에 관하여 제29조제1항·제2항, 제29조제3항 본문을 적용할 때에는 그 특허출원은 그 선출원의 출원을 한 때 에 특허출원한 것으로 본다.”라고 각각 규정한다. 

한편 같은 법 제52조 제1항은 “특허출원인은 2이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 그 일부를 하나 이상의 특허출원으로 분할할 수 있다.”라고 규정하고, 같은 조 제2항 제4호에 의하면 같은 조 제 1항의 규정에 의하여 분할된 특허출원, 즉 분할출원이 있는 경우 그 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 보되, 다만 그 분할출원에 대하여 제55조 제2항의 규정을 적용하는 경우에는 당해 분할출원시에 출원한 것으로 보게 된다.

이러한 취지를 고려할 때, 판례의 태도 타당하다.

3. 발명의 실질적 동일성

[판결요지]

확대된 선출원에 관한 구 특허법 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이나(대법원 2001. 6. 1. 선고 98후1013 판결, 대법원 2008. 3. 13. 선고 2006후1452 판결 등 참조), 양 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설사 그 차이가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 양 발명을 동일하다고 할 수 없다(대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결 참조). 

[판례의 태도]

확대된 선출원에 관한 특허법 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 개념이다.

[검토]

발명의 동일성은 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단할 것인데, 판례는 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 한다.

양 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설사 그 차이가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 도출할 수 있는 범위 내여서 진보성이 부정될지라도 양 발명을 동일하다고 할 수 없다.