조변리사님, 안녕하세요?

관련 사건의 실제 등록 청구항 등을 검색해서 봐도 명확하게 결론을 내릴 수 없어...

조변리사님께 질문드리게 되었습니다.

[질문-1]

하나의 청구항 내에 복수의 정정사항이 있고, 이것의 감축(法136①1호) 여부를 따질 때,

(1) 각각의 정정사항 별로 따지는 것인지,

(2) 전체 청구항 입장에서 따지는 것인지

문의드립니다.

예를들어,

[정정 前 청구항] A와 B를 포함하는 X

[정정 後 청구항] A'와 B'를 포함하는 X

A가 A'로 되는 것은 감축에 해당하고(ex. "금속"을 "구리"로 한정),

B가 B'로 되는 것은 실질적으로 동일한 범위 내에서 단순히 표현만 다르게 바꾼 것(ex. "색상"을 "색깔"로 변경)으로,

잘못된 기재의 정정이나 분명하지 않은 기재를 명확하게 한 것에 해당되지 않는다고 할 때,

(1) 각각의 정정사항 별로 따진다면,

A->A'는 감축이므로, 정정 인정

B->B'는 감잘분 어디에도 해당되지 않으므로, 정정 불인정

따라서 B->B'가 法136①각호 어디에도 해당하지 않으므로, 해당 청구항의 정정은 불인정

(2) 전체 청구항 입장에서 따진다면,

A->A'는 감축이고,

B->B'는 권리범위가 그대로 유지되는 것이므로,

청구항 전체 입장에서 볼 때, 상기 정정(A->A' & B->B')은 청구범위를 감축시킨 것이므로,

法136①1호에 해당하는 정정이어서 정정 인정 

즉 (1)로 보냐 (2)로 보냐에 따라 정정 불인정/인정이 달라집니다.

저는 (2)로 알고 있었는데...

아래 [질문-2]의 2012후238 판례를 이해하려고 보니, (2)가 아니라 (1)이 맞는 것이 아닌가?? 하는 의문이 들어서 문의드리게 되었습니다.

[질문-2]

2012후238 판례

 명칭을 ‘알레르기성 안질환을 치료하기 위한 독세핀 유도체를 함유하는 국소적 안과용 제제’로 하는 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)에 대한 특허무효심판절차에서, 피고들은 이 사건 특허발명 중 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다)의 ‘앨러지성 안질환을 치료하기 위한 국소적으로 투여할 수 있는 안과용 조성물’을 ‘인간 결막 비만세포(비만세포)를 안정화하여 인간에서 알러지성 결막염을 치료하기 위한 국소 투여 안과용 조성물’로 정정하는 내용으로 이 사건 정정청구를 하였음을 알 수 있다(이하 ‘앨러지’와 ‘알러지’는 국어사전상의 용어인 ‘알레르기’로 고쳐 쓴다).

 따라서 이 사건 정정청구에서 부가된 ‘인간 결막 비만세포 안정화’라는 약리기전은 올로파타딘의 ‘인간 알레르기성 결막염 치료’라는 의약용도를 특정하는 이상의 의미를 갖지 아니한다.

 그렇다면 이 사건 정정청구는 전체적으로 특허청구범위에 ‘인간 알레르기성 결막염 치료’라는 의약용도를 부가하면서 ‘인간 결막 비만세포 안정화’라는 약리기전을 덧붙여 동일한 의약용도를 또다시 기재하는 내용으로 되어 있어,

특허법 제136조 제1항 각 호에서 특허발명의 명세서 등에 대하여 정정심판을 청구할 수 있는 요건으로 정한 특허청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 것을 정정하는 경우, 또는 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우에 해당한다고 볼 수 없다.

 따라서 이 사건 정정청구가 특허법 제136조 제1항 각 호에 규정된 정정요건에 해당하지 아니한다.

 위 판례 문구를 볼 때,

1. 정정 아래 (A),(B)에 대해 이루어진 것으로 보이고,

(A) 의약용도 한정 (안질환 치료 -> 인간 결막염 치료)

(B) 약리기전 부가 (인간 결막 비만세포 안정화 부가)

2. 이에 대한 판단을, 마치 (1)의 관점(각각의 정정사항 별로 따짐)에서 판단을 한 것으로 이해됩니다.

(A)는 발명의 구성요소인 의약용도를 한정(안질환 치료 -> 인간 결막염 치료)한 것이니 문제없으나,

(B)는 발명의 구성을 한정하지 못하는 약리기전을 부가한 것에 불과한 것이므로, 감잘분 어디에도 해당되지 아니하므로 문제됨.

따라서 해당 정정 불인정

이러한 과정을 통해 결론을 내린 것처럼 이해됩니다.

3. 일단 제가 2012후238 판례를 이렇게 이해한 것이 맞는지부터 문의드리고 싶습니다.

4. 참고로 저는 "정정"이든 "보정"이든 그 판단방법이 [질문-1]의 (2)의 관점이 맞다고 생각해왔는데...

2012후238 판례를 어떻게든지 이해해보려고 하다보니,

기존에 알고 있던 (2)의 관점을 버리고 (1)의 관점으로 두들겨 맞춰서 판례를 어떻게든 이해해 보려고 한 것인데...

뭔가 이치에 안맞는 것 같아서요.

5. 그래서 좀 더 자세히 확인해보려고,

해당 사건의 (정정이 불인정된 그) 등록청구항을 검색해봤는데, 아래와 같습니다.

치료학적으로 유효한 양의 11-(3-디메틸아미노프로필리덴)-6,11-디하이드로디벤즈[b,e]옥세핀-2-아세트산 또는 그의 약제학적으로 허용된 염을 함유하는, 앨러지성 안질환을 치료하기 위한 국소적으로 투여할 수 있는 안과용 조성물. 

그래서 여기서 드는 생각이...

2012후238 판례에서,"이 사건 제1항 발명의 유효성분 중 하나인 올로파타딘은 그 고유한 특성으로서 ‘항히스타민’ 약리기전과 ‘인간 결막 비만세포 안정화’ 약리기전을 가지는 것이고, 위 두 가지 약리기전은 모두 올로파타딘에 불가분적으로 내재되어 올로파타딘이 ‘인간 알레르기성 결막염 치료’의 의약용도로 사용될 수 있도록 하는 속성에 불과하다."라는 기재에 비추어 보면,

정정 前 청구항은 (비록 형식적으로는 의약용도가 "안질환 치료"라는 식으로만 기재되어 있으나) 그렇게 형식적으로만 청구항을 해석할 것이 아니라, 

발명의 설명(위 파란색 부분에 해당하는 내용)을 참작하여 해석하면, 

정정 前 청구항의 의약용도는 (설령 청구항에 문언적으로는 "안질환 치료"라고만 기재되어 있더라도) "인간 결막염 치료"로 해석되어야 하는 것이고,

그렇다면 정정을 통해

(A) 청구항에서 의약용도가 한정 된 것(안질환 치료->인간 결막염 치료)은, 단순히 청구항의 기재로만 형식적으로 한정되었을 뿐이지, 실질적인 내용은 정정 前後가 동일하게 "인간 결막염 치료"인 것이고,

(B) 약리기전을 부가(인간 결막 비만세포 안정화 부가)한 것도, 발명의 구성을 한정하는 것이 아니므로,

결과적으로 (1)의 관점(전체 청구항 입장)에서 따질 때, 해당 정정은 (동어반복한 수준이지) 감잘분 어디에도 속하지 아니하므로, 정정 불인정

이렇게도 이해할 수 있는것이 아닌가? 라는 생각이 듭니다.

6. 하지만 이렇게 이해함에 있어서도 여전히 의문점이 있습니다.

판례에서는 제1항의 유효성분이 "올로파타딘"이라고 설명하고 있는데,

검색한 등록청구항을 보면 "올로파타딘"이라는 글자는 써 있지도 않습니다.

청구항에 써 있지도 않은 구성(올로파타딘)에 대해,

이렇게까지 과도하게 발명의 설명을 참작하여 청구범위를 해석할 수 있는 것인지도 의문스럽습니다.

마치 청구범위를 발명의 설명에 의해 (참작 수준이 아닌) 제한해석 해버린 수준이라는 느낌이 듭니다.

물론 이에 대해서는 제가 약학분야를 잘 몰라서 잘못 생각하는 것일 수도 있겠습니다.

(예를들어 약학전공자라면, 상기 등록청구항에 기재된 조성물을 보면 그 유효성분이 "올레파타딘"이라는 것을 쉽게 인식할 수 있는 것인지 모르겠습니다.)

[결론]

 아무튼 저는,

1. 하나의 청구항 내에 여러 개소에 정정이 있을 때 그 판단방법은 (각각의 개소별로 정정만족여부를 따지는 것이 아니라) 전체 청구항의 관점에서 따져야 한다([질문-1]의 (2)의 관점)는 제가 기존에 알고 있던 관점을 고수하면서,

2. 2012후238 판례에서, 청구항에서 마치 의약용도가 형식적으로는 한정(안질환 치료->인간 결막염 치료)된 것처럼 정정이 이루어진 듯 보여도, 발명의 설명을 참작하여 정정 전후의 청구항을 비교한다면 모두 "인간 결막염 치료"로 동일한 것이고, 여기에 약리기전이 추가로 부가되어다고 한들 감축되지는 않는 것이므로, 결국 청구항 전체의 관점([질문-1]의 (2)의 관점)에서, 정정 불인정

3. 다만 판례에서 "제1항의 유효성분이 올로파타단이라고 한 것"이 발명의 설명을 참작하여 청구항을 해석한 결과인지에 대해서는 잘 모르겠음.

이 정도로 잠정적으로 생각하고 있는데...

여기에 대해 조변리사님의 확인을 부탁드리겠습니다.

사실 저는 2012후238 판례를, 요약된 기본서 내용만보고 "약리기전만 부가된 상황"으로 사실관계를 이해하고 있었는데,

실제 사실관계를 살펴보니 (약리기전만 부가된 것이 아니라) 마치 "의약용도도 같이 부가된 상황"처럼 설명되어 있다는 것을 발견하여,

생각에 생각을 하다가... 이렇게 되었습니다.

제가 잘못 이해한 부분이 있으면, 설명을 부탁드리겠습니다.

긴 글 읽어주셔서 대단히 감사합니다.