조현중 특상디
[질의] [판례] 의식적 제외
[키워드][2004다51771, 2003다1564, 20146후638](판례노트 P228), 2014허2269
[판례]
의식적으로 제외하고 있는 기술적 구성을 부가하거나 부가된 구성으로 인해 이 사건 제30항 발명의 권리범위에서 의식적으로 제외된 발명(또는 실시형태)이 되었으므로, 결국 이 사건 제30항 발명의 권리범위에 속한다고 볼 수 없다. (2014허2269)
[질의]
안녕하세요. 의식적 제외 관련해서 궁금한 점 질문드립니다.
의식적 제외라는 것이 정정, 보정, 의견서 등을 통해 출원인 또는 특허권자가 의도적으로 특허구성요소 일부를 제외시켰을 때, 이후 특허발명의 구성요소로 주장할 수 없는 것으로 알고 있는데요.
그렇다면 의식적 제외가 성립하려면 반드시 정정,보정,의견서 등을 통해 구성요소가 처음에는 있었지만 이후 제외시키는 행위가 필수적인가요?
2014허2269를 보면 출원인이 따로 정정, 보정 등을 하지 않았지만 발명의 설명에 "의식적 제외된 구성을 부가한 것이다"라는 식으로 아예 처음부터 의식적으로 제외시킨다는 것을 특허발명의 구성요소로 하고 있는 듯해서 질문드립니다. 이런 경우에도 의식적 제외라고 하나요?
감사합니다.
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조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
기술내용을 해석할 때 출원인이 range 를 의식적으로 제외한 이력이 어디에라도 있다면, 이 또한 의식적제외의 법리가 성립할 수 있습니다.
질문주신 판례는 제가 강의한 내용은 아닌 것 같은데,
"특허권의 권리범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고, 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 원칙적으로 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없지만, 청구범위에 포함되는 것으로 문언적으로 해석되는 것 중 일부가 발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되고 있지 않거나 출원인이 그 중 일부를 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외하고 있다고 보이는 경우 등과 같이 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때에는, 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석하는 것이 가능하다"
전형적인 의식적 제외의 판단법리가 아니라
위 문장을 판단기준으로 하는 것을 보니,
청구범위의 발명의 range 를 해석하는 것이 쟁점이 된 사건 같습니다.
다만 청구범위의 range 는 명세서와 도면을 참작하여 해석하며, 출원인이 의식적으로 제외한 듯 한 구성이 있다면, 이는 청구범위의 range 에 속하지 않는 것으로 볼 수 있습니다.
정리하면 의식적 제외의 법리는 금반언을 모태로 합니다.
금반언을 주장할 수 있는 행태가 있다면, 어느 것이건 의식적 제외로 주장해볼 수 있지 않을까 싶습니다.
화이팅입니다.!!
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