훤님의 댓글

안녕하세요^^

1. 특허청구범위의 해석방법
 특허권의 보호범위는  청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해집니다(제97조). 따라서 “청구범위 기재가 명확히 이해될 수 있다면” 명세서의 다른 기재에 의해 보완해석 할 수 없습니다. 만약 청구범위 기재만으로 명확히 이해가 되지 않는다면 발명의 설명을 참작하여 보완, 보충해석은 가능합니다. 그러나 확장 또는 제한 해석은 할 수 없습니다. 이는 특허요건에 있어서 판단방법이고, 침해에 있어서는 판단방법이 다소 다르니 구별해서 읽으시길 바랍니다^^

2. 해당 판례는 제42조 4항 1호가 문제된 사안입니다. 아래는 판례 원문입니다.

가. 이 사건 제1항 발명의 청구항은 그 조성물을 화학명 또는 화학식 등을 이용하여 구체적으로 특정하지 아니하고 ‘콜라게나제-3 선택적 억제제’라고 표현하고 있는데, 명세서에 기재된 용어의 정의를 참작하면, ‘콜라게나제-3 선택적 억제제’는 ‘콜라게나제-1 효소에 비해 콜라게나제-3 효소 활성 억제에 대해 100배 이상의 선택성을 나타내고 MMP-13/MMP-1 형광 분석법에 따른 IC50 결과로 정의된 100nM 미만의 역가를 갖는 약제’를 의미하는 것으로 이해되므로, 이는 ‘발명의 상세한 설명’에 구체적으로 열거된 16가지 화합물뿐만 아니라 위와 같은 요건을 충족하는 모든 화학물질을 지칭하는 의미로 해석된다.

나. 그런데 ‘발명의 상세한 설명’에는 위 16가지 화합물 중 2가지 화합물이 콜라게나제-3에 선택적인 억제 활성을 갖고 이러한 성질에 의해 주로 연골 내의 콜라게나제 활성을 실질적으로 억제하여 골관절염 등의 치료ㆍ예방에 효과가 있다는 내용 및 위 2가지 화합물과 콜라게나제-3에 대한 선택적 억제 활성이 없는 화합물의 각 약리효과를 구체적인 수치로 대비한 실험 결과가 기재되어 있을 뿐이고 나머지 14가지 열거된 화합물이나 그 밖에 위와 같이 정의된 ‘콜라게나제-3 선택적 억제제’에 속하는 화학적 구조를 특정할 수 없는 수많은 화학물질에 대하여는 그 약리효과에 관하여 아무런 기재가 없다.

다. 나머지 14가지 화합물의 화학적인 구조가 모두 위 2가지 화합물과 동일성의 범주에 속하여 그와 동등한 효과를 가질 것으로 예측된다는 특별한 사정도 찾아볼 수 없고 그 밖의 화학물질의 경우에는 화학적인 구조조차 특정할 수 없어 위 2가지 화합물과 동일성의 범주에 속하는지 여부조차 전혀 확인할 수 없으므로, 위 2가지 화합물을 제외한 나머지 모든 화학물질이 위 2가지 화합물과 동일한 정도의 임상적 상관관계를 나타낼 것이라고 예측할 수 없고, 출원 당시의 기술 수준으로 보아 동일한 임상적 상관관계를 나타낼 것으로 예측된다고 볼 만한 자료도 없다.

라. 이 사건 제1항 발명의 ‘콜라게나제-3 선택적 억제제’는 그 명세서에서 용어의 정의와 기준 및 확인방법이 기재되어 있으나, 이는 어떠한 화합물이 결과적으로 ‘콜라게나제-3 선택적 억제제’에 속하는지의 기준 및 확인방법만 제시하고 있을 뿐, 이러한 기재만으로는 사전에 그러한 화합물에 어떠한 것들이 포함되고 그에 속하는 모든 화합물들이 그와 같은 효과를 갖는지에 관하여 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없다.

결국 판례는 발명의 설명에 기재된 내용을 확장, 일반화하여 청구항에 기재된 발명을 도출할 수 없다면 제42조 4항 1호에서 정하는 청구범위는 발명의 설명에 의해 뒷받침된다고 할 수 없다고 합니다.

사견으로는 여기서 말하는 확장이란 발명의 설명에 다소 기재가 부족하더라도 발명의 설명의 모든 기재를 종합적으로 고려하여 청구범위를 뒷받침하는 기재라고 볼 수 있는지 판단하는 과정이라고 생각합니다.

감사합니다.