조현중 특상디
[질의] [판례] 2008허13299 관련 질문있습니다.
내용:[키워드]#2008허13299 #방법의발명 #권리소진 #공유
[대상]
"(가) 방법의 발명에 대한 특허권의 소진
물건의 발명 또는 물건을 생산하는 방법의 발명에 대한 특허권자 또는 그 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 우리나라에서 특허물건 또는 특허방법에 의해 생산한 물건을 양도한 경우에는 당해 물건에 관해서는 특허권이 이미 그 목적을 달성하였으므로 소진된다 할 것이고, 방법의 발명에 대한 특허권자가 우리나라에서 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 양도한 경우에도, 양수인 및 그 전득자(轉得者)는 위 물건을 이용하여 특허 대상 방법을 사용할 수 있는 것을 전제로 특허권자 및 양수인으로부터 물건을 양수하는 것이라는 점, 따라서 이 물건을 이용하여 그 방법의 발명을 실시할 때 특허권자의 허락을 요한다고 한다면 시장에서의 상품의 자유로운 유통이 저해될 것이라는 점, 그리고 특허권자는특허법 제127조 제2호의 규정에 의해 이러한 물건을 양도할 권리를 사실상 독점하고 있는 이상 장래의 양수인 또는 전득자에 의한 특허의 실시 대가를 포함하여 물건의 양도가액을 결정하는 것이 가능하므로 특허발명을 공개한 대가를 확보할 수 있는 기회가 충분히 보장되어 있다고 볼 수 있는 점을 고려할 때, 양수인 또는 전득자가 그 물건을 이용하여 해당 방법발명을 실시하는 것과 관련하여서는 특허권이 소진된다고 해야 할 것이며, 위에서 본 특허권 소진의 근거에 비추어 볼 때 물건의 양도가 계약에 의한 경우뿐만 아니라 경매절차에 의한 경우에도 특별한 사정이 없는 한 특허권 소진의 법리는 적용된다고 할 것이다.
(나) 특허권의 공유와 방법특허의 소진
그러나 방법의 발명에 대한 특허권이 공유인 경우에 있어서는, 우리나라에서 그 방법의 실시에만 사용되는 물건이 양도되었다고 하더라도, 그 물건이 공유자 중 일부의 소유이고 그 소유자가 아닌 다른 공유자가 그 물건의 양도에 대해서 동의를 한 바가 없다면, 아래에서 보는 바와 같은 점들을 고려할 때, 양수인 또는 전득자가 그 물건을 이용하여 해당 방법발명을 실시하는 것과 관련하여서 특허권이 소진되지 않는다고 해야 할 것이다.
즉, 특허법은 특허권의 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다고 규정하고 있기는 하나( 특허법 제99조 제3항), 방법발명에 있어서는 특허권 실시의 본질적인 내용은 그 특허방법 자체를 사용하는 데 있는 것이지, 방법특허의 실시에만 사용되는 물건을 제조, 판매하는 데 있지는 않을 뿐만 아니라, 이러한 물건의 제조 및 양도행위가 그 방법특허의 실시에 있어서 반드시 수반되거나 일반적으로 예견되는 행위라고 할 수도 없으므로, 공유자가 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다는 위 규정이, 방법특허의 실시에만 사용되는 물건을 제조, 판매함으로써 다른 공유자의 특허권을 소진시키는 정도까지 각 공유자의 특허실시권을 보장하는 규정이라고 할 수는 없다.
또한, 특허권의 공유자가 아무런 제한 없이 제3자에게 특허권 지분을 양도하거나 실시허락을 할 수 있도록 허용한다면, 특허권 지분의 양수인이나 새로운 실시권자의 수와 그들의 자본력, 기술력 및 신용 여하에 따라 다른 공유자의 이익이 침해될 우려가 있으므로, 특허법은 특허권 공유자의 이익을 보호하기 위하여, 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고, 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다고 규정하고 있다( 특허법 제99조 제2항, 제4항). 그런데 방법의 발명에 있어서, 특허권의 공유자 중 일부의 소유인 물건이 그 소유자가 아닌 다른 공유자의 동의 없이 양도되었을 경우에도, 그 물건이 방법특허의 실시에만 사용되는 물건이라고 하여 특허권이 소진된다고 한다면, 이러한 물건의 양수인은, 물건의 발명 또는 물건을 생산하는 방법의 발명에 대한 특허권을 실시한 결과 얻어진 특허물건 또는 특허방법에 의해 생산된 물건의 양수인의 경우에는 특허가 구현되고 화체되어 있는 물건을 단순히 사용하는 것뿐인 것과는 달리, 다른 공유자의 동의 없이도 그 양수한 물건을 이용하는 한 물건이 소멸될 때까지 계속하여 방법특허를 실시할 수 있는 결과가 되고, 더 나아가 특허권의 공유자 중 1인이 그 방법특허의 실시에만 사용하는 물건을 계속하여 제조, 판매하는 경우에는 그 물건을 양수함으로써 그 물건에 의하여 방법특허를 실시할 수 있는 실시권자가 양산됨으로써 실질적으로 각 공유자가 다른 공유자의 동의를 얻지 않고도 실시권을 허락할 수 있는 것과 같은 결과가 초래되게 되는데, 이러한 결과는 특허권 공유자의 이익을 보호하기 위한 위 특허법 규정들의 취지에 비추어 볼 때 허용될 수 없다."(2008허13299)
(위의 내용은 같은 판례를 질문으로 하는 다른 게시글을 퍼왔습니다.)
[질의]
1. 위의 그림과 같이 방법발명 공유시 권리소진의 경우 어떤 사람이 위법한 것이 되는지 잘 이해를 못하겠습니다 ㅠㅠ.
(1) 甲이 전용장치를 판매한 것이 위법이다.
甲이 丙에게 전용장치를 판매한 것이 99조 4항에 따라 위법한 것이 된다면 방법특허를 받은 사람의 실시권이 어디까지 적용이 되는지 궁금합니다. 특허발명의 실시를 2조 나항으로 한정하면 특허권자인 甲이 방법 전용 장치를 생산하는 것 역시 127조 2호에 따라 특허권을 침해하는 것이라고 볼 수 있으며 127조의 행위들을 특허권 실시로 보면 甲이 丙에게 판매한 행위를 양도행위로 보아 적법한 행위로 볼 수 있다고 생각됩니다. 그런데 위의 판례에서는 이를 실시의 행위로 보지 않는 것으로 써있는 것 같아 어디까지를 실시 행위라고 봐야 할지 헷갈립니다.
(추가) 계속 생각해보니 甲의 양도 행위가 실시권의 설정으로 이어지는지 여부를 간과하고 생각한거 같네요. 甲의 양도가 실시권을 설정하는 행위로 이어지기 때문에 문제가 되었던 것이여서 위법이라고 생각하는게 맞는건가요? 그렇다면 전용장치를 생산하는 것은 위와 같은 결과를 초래하지 않기 때문에 甲이 전용장치를 생산하는 것 자체는 문제가 되지 않는건가요?
(2) 丙이 전용 장치를 이용하여 사용한 행위가 위법이다.
위의 판례 (가)에 따르면 전용장치를 판매하여 실시한 경우 권리소진이 된 것으로 보았는데 그렇다면 丙이 전용장치를 실시한 행위에 대해서는 권리가 소진되었기 때문에 특허침해가 아니며 기존에 침해행위에 대한 법적 배상이나 앞으로 사용하는 행위에 대하여 금지 시킬 수 있는지 여부가 궁금하며 만약 이를 금지시킨다면 그 권리가 어디에서 나오는지 궁금합니다. 그리고 만약 그 전용장치를 사용하여 방법을 실시하는 행위를 금지하는 이유가 소진되지 않는 乙의 권리에서 나온다면 물건특허가 특허의 공유일 때 판매한 물건에 대해 판매자 이외의 공유자의 권리는 소진되지 않아 특허권을 침해한다는 논리와 똑같이 생각되는데 이를 어떻게 이해해야 하는지 궁금합니다.
정리하자면 위의 판례에서 문제가 되는 것이 甲의 판매행위인지 丙의 전용특허장치의 실시행위인지 궁금하며 각 사항에 따라 추가적으로 드는 의문을 어떻게 풀어야 하는지 알고 싶어 질문합니다.
2. 판례나 조문을 확대해석하면 안되지만.. 혹시 물건의 발명에서 물건을 생산하는 장치에 대해서도 똑같이 해당이 되는지 궁금합니다.
글을 쓰는데 능숙하지 못해 생각을 정리해서 올리려니 잡다해지고 글도 길어진거 같아 죄송합니다. 강의 항상 잘 듣고 있습니다. 감사합니다.
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조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
1. 위법이라기 보다는 구매했어도 침해가 성립한다입니다.
누가 법을 위반한 것은 아닙니다.
방법특허가 공유일 때 공유자 중 일인이 전용품을 판매했어도 그 전용품을 구입한 자는 방법특허를 실시할 수 없고 실시하면 침해가 성립된다는 것 뿐입니다.^^
이유는 갑이 단독으로 판매하는 것은 권리소진을 적용할 수 없기 때문입니다.
판례에서 강조하고 싶은 것은 병이 구매한 전용품을 사용하여 방법특허를 실시한 것이 침해를 구성하는지 구성하지 않는지이고, 결과는 침해를 구성하며, 이유는 권리소진을 적용할 수 없기 때문이다 입니다.
2. 물건을 생산하는 장치는 저런 상황이 나오지 않을텐데요~~~?
물건을 생산하는 장치발명은 오히려 방법발명말고 제법발명과 성격을 대비하기도 하는데, 제법발명과 같게 생각하면 안 됩니다(사견).
참고로 방법발명과 제법발명은 다릅니다.^^
화이팅입니다~!!!
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