[본 판례의 참고점]

국제출원단계에서 명세서에 대한 정정신청이 거부당해 불복한 사건

[주요 판시사항]

대한민국 특허청장이 PCT출원에 대해 정정신청불허한 결정이 항고소송의 대상인지 여부(소극)

[주요 판결요지]

​국제조사절차는 예비적 중간 단계로서 선행기술을 발견하여 국내단계에서의 지정 관청이 출원된 특허를 심사하는 데 필요한 자료를 제공하는 정도의 기능을 수행하고, 특허요건에 대한 실질적 판단은 각국의 국내단계에서 이루어진다. 이러한 점에서 특허 협력조약은 국제조사단계에서의 정정을 출원인이 제출한 서류에 명백한 잘못이 있는 경우로 엄격하게 제한하고, 이러한 정정신청이 받아들여지지 않을 경우에도 별도로 이 의절차를 마련하지 않고 정정신청서 등을 국제출원과 함께 공개하여 줄 것을 신청하는 절차만을 마련하였다. 그러면서 명세서 등의 보정은 특허요건을 판단하는 각국의 국내 단계에서 이루어질 수 있도록 규정하고 있다(특허협력조약 제28조). 그 밖에 국제출원 인은 ➀ 국제조사보고서를 받은 후 세계지식재산권기구의 국제사무국에 보정서를 제출 함으로써 국제출원의 청구범위에 대하여 보정할 수 있고(특허협력조약 제19조), ➁ 국 제예비심사단계가 진행되는 경우에는 국제예비심사보고서가 작성되기 전에 청구범위, 명세서 및 도면을 보정할 수 있다(특허협력조약 제34조 제2항). 이러한 국제출원에 관한 법령과 조약의 규정, 국제출원에서 국제조사절차가 갖는 의미와 역할 등에 비추어 보면, 이 사건 통지가 국제출원에서 원고의 실체상의 권리관 계에 직접적인 변동을 일으키거나 원고가 권리를 행사함에 중대한 지장을 초래한다고 보기 어려우므로, 이 사건 통지는 항고소송의 대상이 된다고 볼 수 없다. 그러므로 이 사건 통지의 취소를 구하는 소가 부적법하다고 본 원심의 결론은 정당하고, 거기에 상 고이유 주장과 같이 이 사건 소의 적법성에 대한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향 을 미친 잘못이 없다.  

[코멘트]

​매우 독특한 사건이어서, 시험에 출제하기가 아주 좋습니다.

대한민국 특허청을 수리관청 및 국제조사기관으로 하여 PCT 출원을 한 후, 출원인이 대한민국 특허청에다 명세서 보정서를 제출했습니다. 참고로 국제단계에서 명백히 잘못된 기재 등에 대해서는 정정이 가능합니다.

그러나 대한민국 특허청은 위 보정서가 명백히 잘못된 기재에 대한 정정이 아니라고 보아, 받아들이지 않았고, 출원인은 이에 대해 불복을 했습니다.

하지만 본 판례는 위 쟁점은 우리나라 법원에 불복할 사안이 아니라고 보았고, 소송을 각하했습니다.

대법원에서 정리한 내용을 아래에 발췌합니다.

"  특허협력조약(Patent Cooperation Treaty)에 의한 국제특허출원은 출원인이 수리관청에 하나의 국제출원서류를 제출하면서 다수의 체약국(Contracting States)을 지정하면, 지정된 모든 체약국에서 국제출원일에 직접 출원한 것과 같은 효과를 인정하여 주고, 국제조사기관(International Searching Authority)에 의한 국제조사를 받을 수 있는 제도이다. 

  대한민국은 1984. 5. 10. 특허협력조약에 가입하였고, 특허청은 1999. 12. 1.부터 특허협력조약 제2조 제14호의 세계지식재산권기구(World Intellectual Property Organization, WIPO) 국제사무국과 체결하는 협정에 따라 국제출원에 대한 국제조사기관으로서의 업무를 수행해오고 있다(특허법 제198조의2 제1항 참조). 국제조사기관은 수리관청에 접수된 국제출원 명세서와 도면을 고려하여 청구범위에 기초하여 선행기술을 발견하는 것을 목적으로 국제조사를 수행한 후(특허협력조약 제15조 제2, 3항), 국제조사보고서를 작성하여 세계지식재산권기구에 송부한다. 
  국제출원을 한 출원인이 특허협력조약 규칙(Regulations Under the Patent Cooperation Treaty, 이하 ‘조약 규칙’이라고 한다) 91.1(a)에 따라 국제출원의 출원서 또는 그 보정서에 명백한 잘못이 있어 이를 정정하고자 할 때에는, 특허청장이 해당 국제출원에 관하여 특허협력조약 제15조에 따른 국제조사업무 또는 특허협력조약 제33조에 따른 국제예비심사업무를 수행하는 경우에 한정하여 특허청장에게 그 정정을 신청할 수 있다(특허법 시행규칙 제84조 제1, 2항). 특허청장은 이러한 정정신청에 대해 관할 기관으로서 그 허가 여부를 신속히 결정하고 출원인 및 국제사무국에 허가 또는 거부사실 및 정정을 거부하는 이유를 신속히 통지하여야 한다[조약 규칙 91.3(a) 참조].
  이러한 특허법과 특허협력조약 및 조약 규칙의 규정 등에 의하면, 국제출원의 출원서에 명백한 잘못이 있음을 이유로 하는 정정신청에 대한 특허청장의 거부사실의 통지는 국제출원에 대한 국제조사기관으로서의 지위에서 한 것으로 볼 수 있다. 국제출원에서 국제조사기관의 지위에서 한 특허청장의 행위가 항고소송의 대상이 될 수 있는지는, 출원인의 권리의무에 직접적으로 영향을 미칠 가능성이 있는지 여부, 다른 권리구제수단이 마련되어 있는지 여부와 함께 특허협력조약의 취지 및 국제출원에서 국제조사절차가 갖는 의미와 역할 등을 종합적으로 고려하여 결정하여야 한다.
☞  원고가 특허협력조약(PCT)에 따라 국제출원을 하면서 지정국에서 대한민국을 제외하였는데, 그 이후 피고에게 출원명세서의 내용을 아래와 같이 정정하겠다는 이 사건 신청을 하였음

피고가 위 정정내용은 특허협력조약 규칙 91.1(c)에서 규정하는 명백한 잘못의 정정사유에 해당하지 않는다는 취지로 이 사건 신청을 허가하지 않는다는 이 사건 통지를 하자, 원고는 이 사건 통지의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였음 

피고는 세계지식재산권기구의 국제사무국과 체결한 협정에 따라 특허협력조약의 국제조사기관으로서의 지위에서 원고와 국제사무국에 원고의 이 사건 신청에 대한 거부사실 및 거부이유를 통지해야 하는데, 원고가 취소를 구하는 이 사건 통지와 피고가 국제사무국에 대해 한 통지는 별개이므로, 이 사건 청구가 인용되어도 피고의 국제사무국에 대한 통지의 효력에는 영향을 미칠 수 없고, 이 사건 통지가 국제출원에서 원고의 실체상의 권리관계에 직접적인 변동을 일으키거나 원고가 권리를 행사함에 중대한 지장을 초래한다고 보기 어려우므로, 이 사건 통지는 항고소송의 대상이 된다고 볼 수 없다고 보아 원고의 청구를 각하한 원심을 수긍하였음"