조현중 특상디
[질의] [질의]2000후1177
[키워드]2000후1177, 거절결정불복심판청구 기각심결 취소소송의 심리범위
[판례 및 문제]
1. 2018 Pass특허법 기출지문정리 OX 107p
- 거불심청구 기각심결 취소소송에서 특허청은 심결에서 판단되지않은것이라도 거절결정이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하지 않는 한 심결의 결론을 정당하게하는 사유를 주장입증할 수 있다
(O)
2. 2000후1177
- 위1번문제의 답지 해설내용.
특허청은 심결에서 판단되지않은것이라도 거절결정이유와 다른 새거절이유에 해당하지 않는 한 심결의 결론을 정당하게하는 사유를 주장입능할 수 있고, 법원은 새로운증거라도 거절이유를 보충하는것이라면 이를 심리판단할 수 있다
[질의]
변리사님 안녕하세요
거불심 취소소송심결에서 특허청이 주장할 수 있는 범위에 대해 아래와같이 이해하고있었습니다.
예를들어 거절이유를 신규성위반, 그 증거를 인용발명A 로 든 경우에,
취소소송단계에서
상황1. 거절이유로 진보성위반, 증거 인용발명A
상황2. 거절이유로 신규성위반, 증거 인용발명B
상황3. 거절이유로 신규성위반, 증거로 인용발명A + 인용발명A와 주요취지 부합하며 보충정도에 해당하는 주지관용기술A'
상황1,2는 허용되지않지만 상황3까지는 가능하다고 배웠습니다.
ox지문에서의 '심결에서 판단되지않은 것이라 하더라도 새로운거절이유에 해당하지않는한 심결을 정당하게 하는 사유'가 정확히 무엇인지 잘 모르겠습니다. 심결에서 판단되지않은것은 A' 도 있지만 B도 해당되고, 상황2,3 모두 거절이유는 신규성위반이므로 새로운거절이유가 아닌데, 왜 3에 해당하여 위지문이 옳은건지 잘모르겠습니다
+)문제에 자주나오는 문구인 '새로운 거절이유를 주장한다'는 것의 의미도 정확히 잘 모르겠습니다. 기존에 통지한 거절이유가 '신규성위반,증거A' 라면
새로운 거절이유를 주장하는것은
단순히 신규성이 아닌 진보성위반,기재불비 등의 거절이유를 주장하는 것만을 의미하는지,
아니면 '신규성위반,증거B'를 주장하는것도 새로운 거절이유를 주장하는것인지 잘모르겟습니다.
답변부탁드립니다! 감사합니다!
[판례 및 문제]
1. 2018 Pass특허법 기출지문정리 OX 107p
- 거불심청구 기각심결 취소소송에서 특허청은 심결에서 판단되지않은것이라도 거절결정이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하지 않는 한 심결의 결론을 정당하게하는 사유를 주장입증할 수 있다
(O)
2. 2000후1177
- 위1번문제의 답지 해설내용.
특허청은 심결에서 판단되지않은것이라도 거절결정이유와 다른 새거절이유에 해당하지 않는 한 심결의 결론을 정당하게하는 사유를 주장입능할 수 있고, 법원은 새로운증거라도 거절이유를 보충하는것이라면 이를 심리판단할 수 있다
[질의]
변리사님 안녕하세요
거불심 취소소송심결에서 특허청이 주장할 수 있는 범위에 대해 아래와같이 이해하고있었습니다.
예를들어 거절이유를 신규성위반, 그 증거를 인용발명A 로 든 경우에,
취소소송단계에서
상황1. 거절이유로 진보성위반, 증거 인용발명A
상황2. 거절이유로 신규성위반, 증거 인용발명B
상황3. 거절이유로 신규성위반, 증거로 인용발명A + 인용발명A와 주요취지 부합하며 보충정도에 해당하는 주지관용기술A'
상황1,2는 허용되지않지만 상황3까지는 가능하다고 배웠습니다.
ox지문에서의 '심결에서 판단되지않은 것이라 하더라도 새로운거절이유에 해당하지않는한 심결을 정당하게 하는 사유'가 정확히 무엇인지 잘 모르겠습니다. 심결에서 판단되지않은것은 A' 도 있지만 B도 해당되고, 상황2,3 모두 거절이유는 신규성위반이므로 새로운거절이유가 아닌데, 왜 3에 해당하여 위지문이 옳은건지 잘모르겠습니다
+)문제에 자주나오는 문구인 '새로운 거절이유를 주장한다'는 것의 의미도 정확히 잘 모르겠습니다. 기존에 통지한 거절이유가 '신규성위반,증거A' 라면
새로운 거절이유를 주장하는것은
단순히 신규성이 아닌 진보성위반,기재불비 등의 거절이유를 주장하는 것만을 의미하는지,
아니면 '신규성위반,증거B'를 주장하는것도 새로운 거절이유를 주장하는것인지 잘모르겟습니다.
답변부탁드립니다! 감사합니다!
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치리님의 댓글
치리 Date:지나가다 조금이나마 도움이 되시길 바라는 마음으로 몇 자 적습니다. 참고만 해보시길바랍니다 ^^
1. 특허법원의 심리범위
특허법원은 본래 무제한설에 따라 심리합니다.
그러나 결정계인 거절결정불복심판의 심결에 대한 심결취소소송은 특허청장에 대해선 제한설에 따라 심리합니다.
그 이유는 제 170조, 제 63조에 근거해 심판원장, 특허청장이 새로운 거절이유를 통지하는 경우 의견서 제출기회를 주어야 하고 동시에 보정기간도 되므로 결국 '보정할 기회'를 주어야 함에서 듭니다.
그럼 당사자계에 대해선 보정할 기회를 왜 안주느냐 생각하실수 있는데 당사자계에 해당하는건 모두 특허권이 등록된 후에 청구할 수 있는 심판으로 정정심판을 청구해서 '정정할 기회'를 보장 받을 수 있습니다.
거절결정불복심판의 경우엔 아직 등록이 되지 않아 정정심판을 청구할 수 없고, 특허법원은 행정절차가 아니어서 특허법원에서 보정기회를 줄 수 없습니다. 따라서 아예 새로운 거절이유를 주장 못하게 하고 심결이 취소되면 어차피 심판원으로 환송되어 심판절차에서 다시 새로운 거절이유로 거절하며 보정기회를 주면 됩니다.
2. 그렇다면 새로운 거절이유란
결국 핵심은 심결취소소송에서 특허청장이 주장하는 것을 받아들여도 피청구인인 출원인에게 불리하지않냐, 즉 보정절차기회를 보장해준 것이냐 입니다.
여기서 1차공부를 할때엔 정말 알기 힘든게 A발명으로 진보성을 부정했을때 보정하는게
"권리범위를 최대한 넓게 유지하면서 A발명으로부터 진보성이 부정되지 않도록 보정한다"는 점입니다.
2차할때도 조현중변리사님 아니셨으면 알기힘들긴한건데.. 아무튼 이렇게 열심히 싸워왔는데 특허법원에서 갑자기 완전 별개인 C를 갖고와서 얘로부터 진보성이 부정된다 하면 그땐 보정도못하고 그냥 그대로 발명을 날리는겁니다...
근데 다른증거를 갖고오면서 A로부터 진보성이 부정된다는 사실을 보충한단거는 어떤경우로 들수있냐면
늘 그발속기통지자라고 생각합니다. 그발속기통지자는 추상적인 개념이다보니까 아무래도 그발속기통지자의 기준을 명확하게 하는것이 문제가 될때가 많은것같습니다. 그래서 출원당시 교과서 등을 추가적으로 증거로 내면서 '이 교과서에 A로부터 저거 만들 수 있다고 써있잖아!' 라는 주장을 하면 이거에대해선 출원인이 절차보장을 받지못했다고 할 수가 없는거죠. 이때까지 A로부터 용이하다고 얘기해줬는데 자기가 그발속기통지자 수준 무시하면서 안고치고있던거니까요.
같은 내용으로 심사,심판 중 통지된 거절이유와 다른 거절이유로 거절결정을 하는 경우 절차적 위법이 있어 심결취소될 수 있는 사유가 되는데 이때의 다른 거절이유에 대한 해석도 똑같습니다. 다 같은명분에서 뻗어나온거니까요.
명분을 절차기회보장으로 잡고 생각하시면 쉬울것같습니다.
감사합니다~
조현중님의 댓글
조현중GOOD GOOD!!!
조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
1. 그렇죠, 상황 1, 2 는 새로운 거절이유이며, 통지하여 의견제출기회부여한 바 없다면 특허법원에서 특허청장이 새로이 주장할 수 없습니다.
2. 주지관용기술 A' 같은 것이라고 보셔도 됩니다.
문구 중에서 "새로운 거절이유에 해당하지 않는 한" 이 새로운 거절이유가 아님을 전제하는 것입니다.
이것이 point 입니다.
3. 모두 다입니다. 새로운 거절이유란 적용 법조문이 다른 경우뿐 아니라, 증거자료가 다른 것도 새로운 거절이유입니다.
신규성이 아닌 진보성 위반을 주장하는 것도 새로운 거절이유이고,
신규성 위반을 다른 증거로 주장하는 것도 새로운 거절이유입니다.
새로운 거절이유란 출원인이 인식하지 못한 거절이유는 모두 새로운 거절이유입니다.
간단하게 적용 법조문이 다른 경우 or 증거가 다른 경우
이렇게 정리해도 됩니다.
화이팅입니다.
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