조현중 특상디
[질의] [판례]판례노트2번,6번,7번,9-2번
[대상]
1.
~출원발명이 자연법칙을 이용한 것인지 여부는 청구항 전체로서 판단하여야하므로~
(2007후 265)
2.
그 특허발명과 선행발명을 1대 1로 비교하여 선행발명에 그 특허발명의 모든 구성이 나와 있어야한다.
(2004허5160)
청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고,, 특유의과제해결원리에 기초하여 유기적으로결한된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며,
(2005후 3284)
3.
청구범위 중 일부가 공지시술의 범위에 속하는 등 실용신안등록 무효사유가 있는 경우에는, 그공지기술이 다른 진보성이 인정되는 부분과 유기적으로 결합된 것이라고 인정되지 아니하는 한 그 항 전부에 관하여 무효로 하여야하고, 그 실용신안등록 청구범위의 항 중 일부에 관하여 무효라 할 수는 없다.
(2005허1844)
[질의]
판례는 많으나 공통적인 부분에 관하여 의문이 들어 한번에 질문을 올리게 됬습니다. 양해부탁드립니다.
구체적으로 물어볼 부분만 밑줄쳐놨습니다. 전반적으로 판례문구의 "전체로서"의 의미가 발명전체로서인지 청구항 1개의 전체로서 인지 모르겠습니다.
1.(2007후 265)
청구항 전체로서 판단한다는게 "청구항 1개" 전체로서 판단하는 것인가요 아니면 모든 청구항 전체로서 즉 발명전체로서 판단한다는 것인가요?
2.(2004허5160) (2005후 3284)
수업시간에 말씀하시길 신규성은 1대1로 판단, 진보성은 1 대 다수로 판단 한다고 하셨는데
신규성판단시 특허발명의 "청구항1개"에 선행발명1개, 진보성 판단시 특허발명의 "청구항1개"에 선행발명 여러개 이 의미인가요?
아니면 특허발명의 모든 청구항을 합쳐 하나의 특허발명 1개로, 발명 전체로서 신규성 진보성 판단에 쓰이는 것인가요?
3.(2005허1844)
공지기술이 포함됬고 유기적으로 결합하지못한 항들만 무효가 된다는 것인가요 아니면 특허발명의 모든 청구범위가 전부 무효가 된다는 것인가요?
"그 항 전부에 관하여 무효로 하여야하고"의 그 항을 보아 해당 청구항들만 무효인거 같은데
"청구범위 중 일부만 무효로 할 수는 없다."가 '모든 청구범위 즉 특허발명을 전체로 무효로 한다'는 건지 '해당 청구항들의 일부분만 무효로 할 수 없다' 라는 의미인지 헷갈립니다.
Comment List
치리님의 댓글
치리 Date:지나가던길에 조금이나마 참고해보시라고 몇자 적어봅니다 ^^ 도움이 되셨으면합니다.
1. 청구항 1개의 전체입니다. 예를들면 그 판례 사안일텐데 방법발명같은경우는 시계열적 (순차적)으로 표현 되어있어 1단계에선 ~~하고 2단계에선 ~~하고 3단계에선 ~~한다. 에서 2단계가 만약 자연법칙을 이용하지 않은것이라하더라도 1,2,3단계 전체적으로 볼때 자연법칙을 이용했다고 보이면 이용한것으로 인정됩니다.
주의) 자연법칙에 '어긋난것'은 2단계만 어긋났어도 전체적안따지고 그냥 바로 그 청구항은 자연법칙에 어긋난 것입니다.
자연법칙 이용 -> 일부 X -> 전체적판단 - O -> OK
X -> X
어긋 -> 일부 X -> 전체적판단안하고 그냥 X
2.(질문해주신것의 핵심. 매우중요) 여기서 전체적인 질문에 대해 말씀드리고 싶은게 심사는 청구항별로 합니다. 그런데 만일 청구항 중 일부 발명이 요건을 만족하지 못한경우엔 전체 청구항이 거절되고 그럼 출원일체의 원칙상 출원이 전부 거절되는 겁니다.
일부 발명 거절이유 존재-> 그 청구항 전부 거절이유 -> 그 출원 전부 거절
상술한바 같이 청구항별로 판단합니다. 따라서 청구항 1이 A+B로 이루어진 경우에 A,B가 공지된 경우 청구항 1은 두 선행발명을 함께 인용할 수 없으니 신규성이 상실되지 않지만 진보성은 그발속기통지자가 A와 B를 가지고 쉽게 결합할 수 있냐 등 진보성을 개별적으로 판단하여 결정합니다.
3. 위의 예시를 그대로 가져오면, A+B같은 경우엔
1) A가 공지기술의 범위 즉, 공지되었다고 하고
2) 다른구성인 B가 진보성이 인정되는 부분이라 보면
3) 둘의 결합인 A+B는 진보성이 인정되는게 당연합니다.
( 독립항을 B로 잡았다 치면 독립항이 진보성이 인정되므로 그에대한 종속항인 A+B가 진보한건 명백)
이와같은 A '+' B를 유기적으로 결합되었다고 합니다. 따라서 이게 판례에서 말한 예외적인 부분이고
그렇지 아니한건 무슨말이냐면 2번에서 맨처음 말씀드린것부터 이어지는데
마쿠쉬청구항은 A or B or C ``` 중 하나 와 같이 여러가지 발명을 한 청구항에 넣은 발명입니다. 그렇다면 여기서 A가 진보성이 인정되지 않는다? -> 일부 발명이 거절이유가 있다 ->그 청구항 전부 거절이유 존재 -> 출원일체원칙상 출원 전부 거절
그러나 무효심판에선 청구항별로 무효가 가능해 등록이후엔 출원일체원칙이 적용되지 않으므로 마지막 단계를 생략하면 일부 발명이 무효사유가 있으면 그 청구항이 무효사유를 갖는다 하면 되겠습니다.
lyugh0119님의 댓글
lyugh0119감사합니다.! 그래서 44회 기출문제 6번에서 독립항이 진보성 위반이면 종속항은별도로 따져보고
종속항이 신규성 진보성 위반이면 독립항은 당연히 위반인것인가보네요
치리님의 댓글
치리생각해보면 당연한데 아직안익숙하셔서그래요~~
연필(독립항)이 살면서 처음보는대단한거라면 거기에 지우개가달린 연필지우개(종속항)는 당연히 살면서 처음보는대단한거고
만일 연필(독립항)이 별볼일없는거라면 연필지우개(종속항)도 별볼일없는거라고하기엔 지우개가 살면서처음보는 대단한것이던지 아니면 연필지우개를 결합한다는 생각자체가 상상도못한 새롭고 대단한것이라면 연필지우개가 신규진보할수있으니 연필이 진보성위반이라고 얀필지우개를 바로 진보성위반이라보지말고 별도로따져보라는거죠 ㅎㅎ
치리님의 댓글
치리다른강사님들보다 조현중변리사님은 사안이랑 같이말해주시는경우가 많아서 미도 들으시다보면 훨씬편해지실거에요 ㅎㅎ
조현중님의 댓글
조현중GOOD GOOD !!
좋아요. 항상 힘냅시다.^^
조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
1. 청구범위 전체가 아니고 청구항 하나에서 하나의 청구항의 발명을 구성하는 각 구성을 모두 고려해서 전체로 판단한다는 내용입니다.
2. 네. 청구항 1 개 : 선행발명 1 개
청구항 1 개 : 선행발명 여러개입니다.
3. a1+C 또는 a2+C 의 두 가지의 구성을 포함하는 발명이 하나의 청구항에 기재되어 있을 때, a1+C 가 무효사유가 있으면, 그 청구항 전체가 무효로 되는 것이지, A 만 무효로 되지 않는다는 말입니다.
청구항 안에서 일부 발명만 무효로 할 수 없다는 내용입니다.
화이팅입니다~!
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