제98조(타인의 특허발명 등과의 관계) 특허권자ㆍ전용실시권자 또는 통상실시권자는 특허발명이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명ㆍ등록실용신안 또는 등록디자인이나 그 디자인과 유사한 디자인을 이용하거나 특허권이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는 그 특허권자ㆍ실용신안권자ㆍ디자인권자 또는 상표권자의 허락을 받지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다.
[전문개정 2014. 6. 11.]
제138조(통상실시권 허락의 심판) ① 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자는 해당 특허발명이 제98조에 해당하여 실시의 허락을 받으려는 경우에 그 타인이 정당한 이유 없이 허락하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없을 때에는 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다.
② 제1항에 따른 청구가 있는 경우에 그 특허발명이 그 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명 또는 등록실용신안과 비교하여 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져오는 것이 아니면 통상실시권을 허락하여서는 아니 된다.
③ 제1항에 따른 심판에 따라 통상실시권을 허락한 자가 그 통상실시권을 허락받은 자의 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우 그 통상실시권을 허락받은 자가 실시를 허락하지 아니하거나 실시의 허락을 받을 수 없을 때에는 통상실시권을 허락받아 실시하려는 특허발명의 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다.
④ 제1항 및 제3항에 따라 통상실시권을 허락받은 자는 특허권자, 실용신안권자, 디자인권자 또는 그 전용실시권자에게 대가를 지급하여야 한다. 다만, 자기가 책임질 수 없는 사유로 지급할 수 없는 경우에는 그 대가를 공탁하여야 한다.
⑤ 제4항에 따른 통상실시권자는 그 대가를 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니하면 그 특허발명, 등록실용신안 또는 등록디자인이나 이와 유사한 디자인을 실시할 수 없다.
[전문개정 2014. 6. 11.]
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이용 저촉에 관련된 98조에서 저촉의 경의 상표,디자인을 말하는데, 상표법에서 상표는 발명의 보호가 아닌 선택한 표장에 대한 사용 등을 보호한다고 알고있습니다.
특허가 상표랑 저촉되는게 어떤식으로 존재할수 있는지 잘 이해가 가지않고, 선등록 상표권자가 허락을 안해주면 저촉되는 특허권의 특허권자가 상표권자에게 138조 심판을 청구할수도있는지 궁금합니다.
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화이님의 댓글
화이 Date:그리고 법조문 140조 4항 3호에서도 138조심판에 관하여 특허,실용실안,디자인에 대한 언급만 있어서 상표권에 대한 언급은 없기에 상표권자에게는 청구할수 없는것인지 의구심이 듭니다.
조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
이 부분은 기본강의에서 설명했듯이 애매합니다.
1. 처음에 2001년 전에는 특허법 제98조에 상표와의 저촉관계는 규정되어 있지 않았습니다.
2. 이후 입체상표 같은 경우 저촉관계가 발생할 소지도 있는 것 아니냐는 인식에서 특허법 제98조에 상표와의 저촉관계가 추가되었습니다.
3. 입체상표는 물건 자체의 형상으로 등록이 될 수 있어, 이로 인한 저촉관계가 논의가 됩니다.
4. 그런데 이 부분은 너무 깊게 고민할 필요 없다고 생각됩니다. 논리적이지 않다고 생각되기 때문입니다. 예컨대 수업시간에 지적한 것처럼 제98조와 제138조는 하나의 set 인데, 제98조에 상표와의 저촉관계를 추가할 때 제138조는 개정을 하지 않았습니다. 질문하신 제140조나 제138조는 개정이 되지 않아, 과거 제98조에 상표와의 저촉이 규정되지 않았을 때와 모습이 같습니다.
5. 수험적으로는 특허법 제98조에 상표와의 저촉관계의 언급이 있다 정도만 알고 계시면 됩니다. 더 논리적으로 분석할 실익은 없는 것 같습니다. 이 부분은 깔끔하지 않기 때문입니다. 또한 실무에서도 문제가 되고 있지 않아서 관련 법률을 정비하고 있지도 않습니다.
화이팅입니다~!
#저촉관계 #제98조 #제138조 #상표권저촉
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