조현중 특상디
[질의] [판례] 2012후4162
[키워드] 2012후4162, 각하심결, 심판청구이익
[판례] 다수의견은 특허발명에 신규성이 없는 경우에는 권리범위확인심판에서도 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 부정할 수 있으나, 진보성이 부정되는 경우까지 그와 같이 볼 수는 없다고 한다. 그러나 신규성 결여와 진보성 결여는 모두 발명의 구성과 효과 등을 종합적으로 검토하여 판단할 것이 요구되는 특허의 무효사유라는 점에서 본질적으로 차이가 없으므로, 권리범위확인심판에서 권리범위를 판단하기 위한 전제로서 발명의 신규성을 심리·판단하는 것과 진보성을 심리·판단하는 것 사이에 차등을 둘 이유가 없다. 권리범위확인심판에서 특허의 신규성 여부는 판단할 수 있다고 하면서 진보성 여부는 판단할 수 없다고 하는 다수의견은 그 논리에 일관성이 결여되었다는 비판을 면하기 어렵다.
한편 대법원은 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 그 특허발명의 진보성이 없어
이러한 사정들을 종합적으로 고려하면, 진보성이 없다는 이유로 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 적어도 그 특허가 진보성이 없어 무효로 될 것임이 명백한 경우라면, 그러한 특허권을 근거로 하여 적극적 또는 소극적 권리범위확인심판을 청구할 이익이 없다고 보아야 하고, 그러한 청구는 부적법하여 각하하여야 한다.
[질의] 안녕하세요. 위 판례에서 반대의견에 대해서 궁금한게 있습니다. 신규성의 경우 "특허발명이 공지공용이면 확인대상발명과 비교할 것도 없이 권리범위에 속하지 않으므로" 적극적 권리범위심판을 예로 들면 기각심결이 나는데요. 위 반대의견에서는 진보성 역시 신규성과 달리 취급할 필요가 없다고 합니다. 그렇다면 심판청구이익이 없다고 각하할 것이 아니라 신규성과 마찬가지로 기각심결을 해야 일관된 것 아닌가요?
감사합니다.
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조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
저 의견은
step 1. 신규성과 진보성을 달리 취급하는 것은 논리적으로 합당하지 않으니, 권리범위확인심판에서도 침해소송과 마찬가지로 신속한 권리구제를 위해 모든 무효사유를 심리하되,
step 2. 다만 침해소송은 기판력임에 반해 권리범위확인심판은 일사부재리가 있어 특허무효심판과 역할이 침해소송보다 더 많이 중복되니,
step 3. 권리범위확인심판에서는 무효사유가 있는지를 심리하고, 무효사유가 있으면, 각하를 하자는 의견입니다. 그럼 각하는 일사부재리가 없으니 특허무효심판의 일도 하지 않은 것이고, 또한 무효사유가 있는 특허권을 가지고 제3자 발명이 이에 속한다고 봄으로써 다소 억울한 결과도 나오지 않으니, 논리적으로 어떠한 문제도 없다는 논리입니다.
화이팅입니다~!
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