조현중 특상디

[질의] 49회 기출문제 보기 질문입니다.

Q.보정에 관한 설명으로 옳은것은?
보기 1. 하나의 청구힝에 기재된 2이상의 발명 중 일부에 대해서 의견제출통지서를 받아 이를 해소시키기 위한 보정을 했고 심사관이 그 청구항의 나머지 발명에 대해서 다시 거절이유를 통지한경우 이는 최초거절이유통지에 해당한다.(O)

보기 2. 진보성 결여를 이유로 거절이유를 통지받은 첫구항 1에 구성요소를 추가하는 보정을 하여 거절이유를 해소한 상태에서, 심사관이 새로운 선행기술을 제시하면서 청구항1에 대하여 진보성결여를 이유로 거절이유를 통지했을때 이는 최초거절이유가 된다.(X)

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보기 1에 관한 질문으로, 최초거절이유통지와 최후거절이유를 통지하는 핵심은 이전에 통지했던 거절이유에 대하여 다시금 거절이유를 하는가의 유무입니다.
보통의 경우 지문에서 그것을 표현하기 위해 '보정에 의하여 발생한'등의 문구가 존재하곤 합니다. 위의 보기의 경우 이러한 문구가 없기 때문에 두번째 거절이유는 원래 존재하던 거절이유로 간주하여 풀되, 다른 지문과 상대적으로 타당성을 비교하여 문제를 풀어야할 여지가 있는지, 혹은 의심의 여지없이 맞는 지문인지 궁금합니다.

보기 2에 관한 질문으로는, 두번째 진보성결여로 통지할 때 '새로운 선행기술'을 1).이전의 선행기술과 맥을 같이하는 쟁점으로 인용한 기술(해당한다면 최후거통)인지, 2).같은 진보성 인용기술이라도, 이전의 선행기술과 다른 부분의 선행기술로 인용된 기술(해당한다면 최초거통)인지 구분하는 방법을 알고 싶습니다.
보통 지문에서 구분을 위한 암시가 있는것 같은데, 본 문제에서는 없는것 같기에 틀려버렸네요.

이하는 해설에 기술된 내용입니다.
 심사가 이루어진 청구항을 보정하여 '새롭게 선생기술'을 찾아 신규성, 진보성 등에 관한 거절이유를 통지하게된경우(같은 진보성쟁점이라 할지라도 통지한 진보성 거절이유와 달리 '다른 선행기술'을 제시하거나 선행기술을 추가하며 진보성거절이유를 지적하는 경우는 새로운 거절이유가 된다)는 ㄷ죄후거절이유가 된다(심사기준)
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참치김밥님의 댓글

참치김밥 Date:

안녕하세요 저도 생각해보았는데, 이하 제가 생각한 풀이법이 맞는지 변리사님께 한번 확인받고 싶어서 댓글답니다.

보기1 - 하나의 청구항에 기재된 2이상의 발명을 각각 A, B라고 칭했을 때, 처음에 A에 대한 거절이유통지를 받아 이를 보정했고 그 거절이유가 해소된 후, 심사관이 B에 대한 거절이유통지를 한 것입니다. 따라서 B에 대한 거절이유는 보정에의해 발생한 것이 아닌, 원래 존재하던 거절이유에 해당하기에 최초거절이유통지를 할 것입니다.

보기2- 진보성결여를 이유로 거절이유통지를 받은 청구항1에 구성요소를 추가하여 거절이유를 '해소'한상태입니다. 즉, 보정으로 기존의 거절이유는 해소됐다는 것이죠.이 때, 새로운 선행기술을 근거로 진보성하자에 대한 거절이유통지를 받았다면 보정에 의해 새로 발생한 거절이유라고 할 수 있기에 최후거절이유통지를 할 것 같습니다.

조현중님의 댓글

조현중 댓글의 댓글 Date:

보기 1 - 정확합니다!! GOOD GOOD
보기 2 - 이 부분은 과거에는 최후로 통지했었고, 심사기준에서도 명시하고 있었는데, 논리적으로 애매하다는 지적이 조금 있었고, 그래서 지금은 심사기준에 명확하게 명시하고 있지는 않습니다. 아래 답변을 참고해 보시기 바랍니다.^^

조현중님의 댓글

조현중 Date:

안녕하세요.^^
1. 보기 1 은 다음과 같은 논리로 이해해주세요.
step 1. 일부 발명에 대해서만 거절이유를 통지했다.
step 2. 거절이유 통지한 발명만 보정했다.
step 3. 거절이유 통지하지 아니한 발명에 대해 거절이유를 통지했다.
step 4. 그럼 위 발명은 보정을 한 바 없는 발명이다.
위 step 4. 의 논리가 내제되어 있는 문제라고 보시면 됩니다.

2. 이 내용은 약간 과거의 심사기준 내용으로서, 이번에 진행한 심사기준 특강에도 없는 내용이기는 합니다만,
과거에는 A+B 에 대해 D1 으로 진보성 거절이유를 통지했더니,
A+B+C 로 보정했고, D1 에는 C 가 없어 진보성이 인정되었으나,
D2 에 C 가 있어,
D1+D2 로 다시 진보성 거절이유를 통지하면,
이를 보정에 의해 발생된 거절이유라고 보아 최후 거절이유를 통지하던 시절이 있었습니다.
지금은 조금 애매하여 심사기준에서도 명확하게 이제는 언급하지 않는데,
이 지문은 최초로 단정하기도 애매하고, 최후로 단정하기도 애매하다 그러므로 최초라고 단정한 지문은 그릇되었다라고 이해하시기 바랍니다.

49회 이후로는 기출문제를 보셔서 아시겠지만,
최초, 최후 구분하는 문제가 굉장히 단순해졌습니다.
보정에 의해서 발생한 것인지 아닌지를 명확히 합니다.
이는 과거에는 최후로 통지하던 것들 중
합리적이지 않다는 지적이 있어
과거의 복잡했던 심사기준 내용들이 모두 사라져갔기 때문입니다.
이제는 O/X 적으로 외울만한 내용은 없습니다.

지금은 논리적으로 보정에 의해서 발생하여 심사관이 새롭게 심사하게 된 부분인지,
아니면 처음부터 존재하던 것인데 심사관이 누락한 것인지로,
최후인지 최초인지를 구분합니다.

화이팅입니다~!


#기출문제49회 #최초거절이유통지 #최후거절이유통지 #최초최후



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조현중님의 댓글

조현중 Date:

기출문제는 문제 번호도 함께 올려주시면 감사 드리겠습니다.
다른 수험생들도 이 글을 검색해서 함께 공유할 수 있었으면 좋겠습니다.^^
감사합니다.

Total : 4,594건 - 109 페이지
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