조현중 특상디
[질의] 자유실시기술 질문
[키워드] 2013허7793, 2014당1715, 2008허4523
[판례] (2013허7793) 한편 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는지 여부를 판단할 때에는, 1 확인대상발명의 자유실시기술 해당 여부는 특허발명과의 대비 이전 단계에서 확인대상발명 자체의 신규성 내지 진보성 유무를 판단하는 것인 점, 2 확인대상발명이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 신규성 내지 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 신규성 내지 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아닌 점, 3 권리범위확인 심판에서 심판대상물은 심판청구인이 심판청구취지에 기재한 청구항 및 확인대상발명에 의해 곧바로 특정되는 것이지, 심판부에서 별도로 파악한 것에 의하여 심판물의 범위가 정해지는 것이 아닌 점 등을 고려하여, 확인대상발명을 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 대응되는 구성으로 한정하여 파악할 것은 아니고, 심판청구인이 특정한 확인대상발명의 구성 전체를 가지고 그 해당 여부를 판단하여야 한다(대법원 2008. 7. 10. 선고 2008후64 판결 등 참조).
(2008허4523) 간접침해를 전제로 한 적극적 권리범위확인심판 절차에서 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명이 자유실시기술에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는, 피심판청구인이 실시하는 부분이 특허발명에 대응하는 제품의 일부 구성에 불과하여 그 자체만으로는 침해가 성립되지 않는 경우에도 그 실시 부분이 그 대응제품의 생산에만 사용되는 경우에는 침해로 의제되는 간접침해의 특성상, 확인대상발명을 위 실시 부분의 구성만으로 한정하여 파악할 것은 아니고, 위 실시 부분의 구성과 함께 심판청구인이 그 생산에만 사용되는 것으로 특정한 대응제품의 구성 전체를 가지고 그 해당 여부를 판단하여야 할 것이다.
[질의] 안녕하세요. 간접침해시 자유실시기술에 대해서 질문드립니다.
1. 첫번째 판례가 원칙적인 자유실시기술항변시 확인대상발명 특정방법인데 두번째 판례는 간접침해 상황이라 자유실시기술 대상 파악을 달리하는 것으로 알고 있는데요. 첫번째 판례 중 밑줄 친 부분을 보면 확인대상발명 자체가 아니라 심판부에서 별도로 파악한 것에 의해 심판물이 특정되는 것은 아니라고 하는데 그렇다면 두번째 판례와 모순되는 것 아닌가요? 밑줄 친 부분으로 두번째 판례를 비판할 수 있는 것 아닌가요?
2. 실제로 침해자가 사용하고 있는 발명이 간접침해대상물일텐데 '대응되는 구성 전체'를 어떤 방식으로 파악하나요? 특허발명 A+B+C, 간접침해대상 C일 때 A+B+C로 자유실시기술인지 판단하겠다는 것은 이해가 가는데, A+B'+C를 실시하고 있는 제3자에게 C를 공급하는 경우, C 공급자에게 권범심 청구하는 경우 자유실시기술 대상이 A+B+C인지, A+B'+C인지 궁금합니다.
3. 2014당1715은 예전에 2013허7793과 반대되는 내용이라고 하셨는데 2014당1715은 특허발명과 대비대는 구성 이외의 추가되는 구성 여부에 따라 자유실시기술 여부가 달라지는 것은 부당하다는 취지니까 특허발명과 대응대는 구성 중 일부가 결여된 간접침해 사안에서는 아예 적용할 수 없다고 이해해도 되나요?
감사합니다.
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조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
1. 아닙니다. 판례강의에서 설명한 것처럼 간접침해 사건은 달리 보아야 합니다. 모순이 아니라 나눠서 보아야 합니다.
2. 두 번째 질문한 내용은 판례사안이 아닙니다. 확대해서 생각하신 경우인데 글쎄요. A+B'+C 가 특정이 될 수 있다면 이로써 자유실시기술을 판단하는 것이 옳을 듯 합니다. 자유실시기술이란 실시하고 있는 기술이 자유영역(공공의 영역)에 있다는 의미이기 때문입니다. 다만 이는 법도 판례도 아니고, 판례를 확장한 사견입니다.
3. 간접침해는 나눠서 보셔야 합니다.
간접침해에서 자유실시기술을 전체 제품으로 본 취지가 있기 때문입니다.
간접침해는 해당 구성이 공지되었는지가 중요하지 않고, 전용인지가 중요합니다.
전용이라면 차단함으로써 특허권자를 구제해주기 위해 도입된 제도이기 때문입니다.
화이팅입니다.!
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