조현중 특상디
[특허판례] [특허법원판례] 2018. 7. 5. 선고 2017허4327 새로운 거절이유 및 선택발명의 진보성 판단
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[본 판례의 참고점]
거절결정불복심판의 취소소송에서 새로운 거절이유의 의미,
선택발명의 진보성 판단방법
[주요 판시사항]
1. 특허출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견제출의 기회를 주어야 하고, 거절결정에 대한 특허심판원의 심판절차에서 그와 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 대해 의견제출의 기회를 주어야만 이를 심결의 이유로 할 수 있다(특허법 제62조, 제63조, 제170조 참조). 위와 같은 절차적 권리를 보장하는 특허법의 규정은 강행규정이므로 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하다. 같은 취지에서 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서도 특허청장은 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수 없다고 보아야 한다. 다만 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것이면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2013후1054 판결 등 참조).
(판례의 태도) 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소
주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는
데 지나지 아니하는 것이면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다.
(검토) 특허법 제62, 63조의 규정은 강행규정이므로
의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하며, 같은 취지에서 거절결정불복심판청구 기각심결의 취소소송절차에서도 이는 마찬가지이다. 그러나 특허청장은 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유가 아닌 의견제출
기회를 부여한 거절이유를 들어 거절결정의 정당함을 주장하는 경우에는 이로 인해 당사자의 절차권이 침해되었다고 볼 수 없는 바 판례의 태도는 타당하다.
2. 선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고, 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 한다(대법원 2017. 8. 29. 선고 2014후2696 판결 등 참조).
[주요 판결요지]
1. 새로운 거절이유에 해당하는지 여부
특허청 심사관은 심사과정에서 이 사건 출원발명의 모든 청구항에 관하여 비교대상발명 1, 2의
결합에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로 거절이유를 통지하고 이에 대해 원고가 의견서 및 보정서를 제출하였으나 진보성 부정의 거절이유를 극복하지
못하여 이 사건 출원발명에 대하여 특허거절결정을 하였다.
따라서 이러한 절차의 과정, 거절이유의 내용 등에 비추어 보면, 피고가 이 사건 소송에서 선행발명 1만에 의해 진보성이 부정된다는
주장을 하더라도 원고의 의견서 제출 및 보정 기회가 박탈되었다고 볼 수 없다.
2. 진보성이 부정되는지 여부
이 사건 출원발명은 선행발명 1에 대하여 선택발명의 관계에 있다고 할 수 있는데, 출원발명은 그 구성에 있어서 선행발명 1로부터 쉽게 착상이 가능하고, 효과에 있어서도 선행발명 1이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를
갖고 있다고 보기도 어려우며 양적으로도 현저한 효과를 갖는다고 보기 어려워 선행발명 1에 의하여 그
진보성이 부정된다고 판시한 사건.
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맥준님의 댓글
맥준 Date:감사합니다.