조현중 특상디
[특허판례] [특허법원판례] 2018. 7. 12. 선고 2017허6385 정정의 적법성 판단
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[본 판례의 참고점]
특허법 제136조 제4항의 정정요건 판단방법
[주요 판시사항]
구 특허법 제136조 제1항, 제2항, 제3항(현 특허법 제136조 제1항, 제3항, 제4항)에 의하면, 특허권자는 청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우 또는 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있되, 그 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없는바, 위와 같은 오류의 정정에는 청구범위에 관한 기재 자체가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 한다든가 기재상의 불비를 해소하는 것 및 발명의 상세한 설명과 청구의 범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없는 것으로 하는 것도 포함된다고 해석하여야 할 것이고(대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후3096 판결 등 참조), 이때 청구범위를 정정하는 것이 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부는 청구범위 자체의 형식적인 기재만이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체내용과 관련하여 그 정정 전후의 청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단하여야 한다(대법원 2010. 4. 29. 선고 2008후1081 판결 등 참조).
(판례의 태도) 청구범위를 정정하는 것이 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부는 청구범위 자체의 형식적인 기재만이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체내용과 관련하여 그 정정 전후의 청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단하여야 한다.
(검토) 특허법 제136조 제1항에서 말하는 오류의 정정에는 청구범위에 관한 기재 자체가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 한다든가 기재상의 불비를 해소하는 것뿐 아니라, 발명의 상세한 설명과 청구의 범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없는 것으로 하는 것도 포함된다고 해석하는 바, 판례의 태도는 타당하다.
[주요 판결요지]
원고가 피고의 정정에 대해 무효심판을 청구하였으나 기각되어 이에 불복한 사건에서,
이 사건 정정은 “활성탄”을 “산성 활성탄”으로 정정한 것인데, 명세서 기재내용 및 통상의 기술자의 기술상식에 의하면 에 의하면 “산성 활성탄”에 대한 내용이 명세서에 기재되어 있다고 볼 수 있어 “활성탄”에서 “산성 활성탄”으로 한정하는 것은 청구범위를 실질적으로 확장하는 경우에 해당한다고 할 수 없다.
이와 더불어 특허법 제136조 제5항의 ‘정정 후의 청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 하였을 때 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다’ 는 규정에 대하여 특허법 제42조 제4항 제1호 및 제29조 제2항이 문제 되었으나,
발명의 설명 및 실시예에 개시된 내용을 기초로 청구범위에 기재된 통상적인 “산성” 활성탄의 범위까지 확장하여 그 효과를 충분히 예측할 수 있다고 할 것이므로, 이 사건 제1항 정정발명의 청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 있다고 봄이 타당하며, 선행발명 1,2 또는 그들의 결합에 의해 차별화된 기술적 의의를 가지는 바, 정정 후의 청구범위에 기재된 사항이 특허법 제42조 제4항 제1호 및 제29조 제2항을 만족하므로, 최종적으로 특허법 제136조 제5항도 문제되지 않아 정정은 적법하므로 기각한 사건.
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맥준님의 댓글
맥준 Date:감사합니다.