조현중 특상디
[질의] [판례] 2016후502 질문 드립니다.
[판례] 2016후502
여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 부정할 때에, 결합에 대한 암시 또는 동기가 제시되어 있거나, 그렇지 않더라도 통상의 기술자가 그러한 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는, 당해 특허발명의 진보성은 부정된다.
그리고 의약용도발명에서 통상의 기술자가 치료효과를 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과하다면 그 진보성이 부정되고, 이 경우 임상시험 등에 의한 치료효과가 확인될 것까지 요구되는 것은 아니다.
2016후502를 사례집 p48과 연계하여 이해하는 과정 중의 의문점에 대해 문의드립니다.
1) 사례집 p48에서는 ,
선행1에는, ST1571가 GIST를 치료하는 것에 대한 임상시험의 초기 결과가 흥미롭다 정도로만 기재되어 있고,
이러한 기재만으로는 선행1이 그 치료용도를 개시했다고 볼 수 없다고 판단하고 있습니다.
2) 2016후502에서는,
선행2/4에 ST1571이 GIST에 대해 치료효과가 있다고 기재되어 있다고 인정함과 동시에
선행1에 ST1571가 GIST를 치료하는 것에 대한 임상시험의 초기 결과가 흥미롭다는 기재가 있음을 밝히면서,
결과적으로 위 선행발명들(선행1,2,4)로부터 통상의 기술자가 ST1571로부터 GIST 치료효과가 있음을 쉽게 예측할 수 있으므로, 출원발명의 진보성이 부정된다고 판시하였습니다.
(사례집 p48)에서 선행1이 치료용도를 개시했다고 볼 수 없다는 결론은 곧, 치료용도가 개시되어 있지 않으니 당연히 그에 대한 치료효과도 개시되어 있지 않은 것으로 해석되어야 할 것입니다. 즉 선행1은 출원발명의 신규성 및 진보성 "부정"의 판단근거로서 사용될 수 없다는 뜻이됩니다.
그런데 (2016후502)에서는 선행2/4와 선행1에 의해 출원발명의 진보성이 부정된다고 판시하고 있습니다.
대법원은 치료효과가 개시되어 있다고 보기 위해서 반드시 임상실험에 의한 치료효과가 확인될 필요는 없다고 하면서, 선행1에 대해 치료효과가 개시되어 있다고 본 것입니다.
즉 양자에 있어서 선행1이 진보성 "부정"의 판단근거로서 사용될 수 있는지 없는지 여부가 달리 판단되고 있습니다.
이상이 제가 이해하고 있는 상황입니다.
그런데 이와 관련하여 조변리사님께서는 기초GS 수업시간에,
(사례집 p48 내용)은 여전히 그대로 유효한 것으로 수정이 불필요하다고 말씀하셨는데,
그 점이 잘 이해가 안됩니다.
(2016후502)에 따른다면 선행1은 진보성 판단의 근거로 사용될 수 있음에 반해
(사례집 p48)은 선행1이 진보성 판단의 근거로 사용될 수 없다는 차이가 있는 것으로 보이므로,
그렇다면
(1안) 2016후502에 따라, (사례집 p48)이 2016후502 판결에 맞게 수정되거나,
(2안) 사례집 p48의 근거가 된 신혜은 교수님 논문에서의 논리에 따라, 2016후502 판결의 부당함(즉 2016후502에서 진보성 부정의 근거로 선행1,2,4를 삼았는데, 선행1은 치료효과가 개시되었다고 볼 수 없으므로 진보성 부정의 근거로 삼을 수 없으니, 선행2,4만을 근거로 진보성 부정했어야 했음)을 주장해야 하는 것이 아닌지요?
다시말해 저는 (2016후502 판결-선행1은 치료효과 개시O)과 (사례집 p48의 논리-선행1은 치료효과 개시X)가 양립할 수 없다고 생각되는데,
강의에서는 2016후502 판결은 유효한 것이고, 사례집 p48의 논리도 여전히 유효한 것으로 말씀하셔서
그 점이 잘 이해가 되지 않습니다.
제가 무엇을 잘못 이해하고 있는 것인지 설명 부탁드립니다.
감사합니다.
Comment List
조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
이 부분은 저희 인스티튜트제이 독서실분들도 많이 질문 주셨습니다만, 질문이 어떤 취지인지 이해됩니다.^^
1. 먼저 이 사건은 임상시험의 초기 결과가 흥미롭다만으로 진보성이 부정된 것이 아닙니다.
다른 증거자료들이 있었고, 그 증거자료들과 함께 고려대상이 되었을 뿐입니다.
일단 임상시험의 초기 결과가 흥미롭다라는 점만으로 진보성이 부정된 것이 아님을 잡아보시기 바랍니다.
2. 이제 임상시험의 초기 결과가 흥미롭다라는 점에 대해서만 설명합니다.
이 점만으로는 GIST 치료 용도가 개시되었다고 보지 않습니다. 이 점이 특허법원과 대법원이 일치한다는 것입니다.
만약 GIST 치료 용도가 개시되었다고 판단했다면 신규성 위반으로 무효했을 것입니다.
그러나 신규성도 주장했지만 신규성은 부정하지 않았고, 진보성으로 대법원에서 부정된 사안입니다.
3. 사례집에서는 임상시험의 초기 결과가 흥미롭다만으로는 GIST 치료 용도가 개시되었다고 볼 수 없음이 기재되어 있습니다.
4. 2016후502 도 임상시험의 초기 결과가 흥미롭다만으로는 GIST 치료 용도가 개시되었다고 본 것이 아닙니다.
다른 증거자료들과 함께 모두를 고려하면 통사의 기술자가 예측은 할 수 있겠구나라고 판단한 것입니다.
5. "개시되어 있지 않다" 가 사용될 수 없다는 뜻은 아닙니다.
임상시험의 초기 결과가 흥미롭다정도로는 GIST 치료 용도가 개시되었다고 볼 수 없으나,
이것을 아예 진보성 판단시 참고할 수 없다라고 해석할 것은 아닙니다.
단지 GIST 치료 용도가 개시되어 있지 않을 뿐이지, 흥미롭다로부터 통상의 기술자가 이해할 수 있는 범위까지는 참고할 수 있는 것입니다.
그리고 여기에 다른 증거들을 조합하여 진보성을 부정한 것입니다.
독서실에서도 질문을 받아보니 여기서 약간의 차이가 있는 것 같아 보입니다.
(만약 사료집의 내용이 명료하지 않다면 이 부분만 수정해서 다시 공지하겠습니다)
GIST 치료 용도가 개시되어 있지 않다 = 참고할 수 없다가 아닙니다.
참고할 수 없다란 출원일 전에 공개되지 않은 것이거나, 기술분야가 다른 것인 경우나 언급하는 말이지,
그렇지 않고는 참고할 수 없다는 아닙니다.
단지 GIST 치료 용도가 명확하게 개시된 것이 아닐 뿐입니다.
6. 대법원 진보성을 부정하기 위해서는 임상시험까지 있어야 통상의 기술자가 예측할 수 있는 것은 아니라고 본 것입니다.
즉 신규성 부정의 자료가 있을 정도가 되어야 진보성을 부정하는 것은 아니라고 본 것입니다.
7. 자료가 사용될 수 있는지 없는지로 접근하면 안 됩니다.
여기를 잘 잡아 보시기 바랍니다.^^
이 쟁점은 사용할 수 없다가 아니라,
그 자료로부터 통상의 기술자가 해석할 수 있는 바는 어디까지인가가 쟁점입니다.
임상시험 초기 결과가 흥미롭다만으로는 임상시험이 실패할 수도 있으니, 이 문장으로부터는 통상의 기술자가 GIST 치료 용도가 있네라고 해석하지 않는다는 것입니다.
그러나 흥미롭다와 함께 다른 증거자료들에서 GIST 치료 효과가 있을 것으로 뒷받침하는 자료들이 많으므로, 통상의 기술자가 GIST 치료 효과가 있을 수 있겠네라고 예측할 수는 있다고 보아 진보성이 부정된 것입니다.
8. 판단의 근거로 사용될 수 있는지 없는지가 아닙니다.
신규성이건 진보성이건 임상시험 초기 결과가 흥미롭다는 내용은 판단의 근거로 사용할 수 있습니다.
왜냐하면 출원일 전에 공개된 것이고, 기술분야가 같기 때문입니다.
다만 그로부터 해석되는 내용(이것이 특정이라는 쟁점입니다)으로부터 신규성을 부정할 수 있는지, 진보성을 부정할 수 있는지가 법원의 판단입니다.
사례집은 그로부터 해석되는 내용이 어디까지인지의 쟁점입니다.
그 해석된 내용으로부터 신규성, 진보성을 판단한 것이 판례라고 보시면 됩니다.
해석되는 내용은 사례집과 동일하게 대법원도 임상시험 초기결과가 흥미롭다만으로는 GIST 치료용도가 개시된 것이라고 보지 않았습니다.
따라서 이 근거로 1:1 대비를 하면 신규성은 부정되지 않고,
물론 이 것을 근거로 1:1 대비를 하면 진보성도 부정되기 어려울 것입니다만,
이 자료와 함께 추가자료를 고려하여 다:1 대비를 했더니 진보성은 부정된다고 본 것이 판례입니다.
자료의 내용의 해석, 즉 특정쟁점은 법원과 사례집이 다르지 않습니다.
진보성의 판단방법
즉 자료 해석이 아니라,
해석된 자료로 진보성을 판단하는 방법에 있어서
특허법원은 임상시험까지 있어야만 효과 예측이 가능하다고 본 것이고,
대법원은 꼭 임상시험까지 있어야 효과 예측이 가능한 것은 아니다고 본 것입니다.
그래서 사례집과 내용이 다른 것은 아니라고 한 것입니다.
자료를 해석하는 내용은 다르지 않습니다.
해석된 자료로 진보성을 평가하는 방법이 특허법원과 대법원이 다른 것입니다.
사례집은 진보성을 평가하는 방법에 관한 것이 아니라,
자료의 해석에 관한 것입니다.
사례집에는 임상시험 초기 결과가 흥미롭다만으로는 GIST 치료 용도가 개시된 것까지는 아니다가 결론입니다.
개시된 것은 아니다란 인용발명으로 삼을 수 없다가 아님을 참고해보시기 바랍니다.
공통적으로 질문을 받아본 결과로는
사례집이 내용이 마치
선행발명으로 삼을 수 없는 것처럼 인식되어 질문을 주신다고 느꼈습니다.
그러나 개시된 것까지는 아니다가
선행발명으로 삼을 수 없다를 의미한 것은 아닙니다.
다른 얘기입니다.
특정 = 해석입니다.
청구범위 특정은 청구항 문장의 의미의 해석입니다.
선행발명 특정은 선행발명 문장의 의미의 해석입니다.
사례집은 특정의 쟁점이고,
특허법원과 대법원의 판단이 갈린 부분은
특정이 아니라 진보성 판단 방법의 차이입니다.
특정은 같습니다.
한번 참고해 보시고,
저도 사례집 내용 다시 보고
혹시 오해 소지가 있을 수 있는 내용이 있으면
본 게시판에 수정글을 공지하겠습니다.
화이팅입니다.^^
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