조현중 특상디
[질의] [법령]거절결정불복심판에서 심판원의 판단
[키워드]거절결정불복심판, 보정각하
[내용]
기초gs 3회차 수업내용 중 변리사님 설명
사안 : 심사관이 출원인의 보정에 대해 보정각하하고, 보정전 명도로 심사하여 진보성위반으로 한 거절결정에 대해 출원인이 거절결정불복심판을 청구한 사례
위 사례에서, 출원인(거불심청구인)이 주장가능한 사항에 대해
1. 출원인이 보정각하의 적법함을 인정하는 경우, 보정전 명도에 기재된 발명이 진보성이 있다고 주장하고, 그것이 심판부에 의해 받아들여질 경우, i)거절결정취소하고 심사국환송하거나 ii)심판부가 직접 특허결정여부 심사 를 함.
2. 출원인이 보정각하의 부적법함을 지적하는 경우, 보정각하가 위법함을 주장하고 보정된 명도의 발명이 진보성있음을 주장하여, 그것이 받아들여질경우 위 i) 또는 ii)와 같이 처리됨
[질의]
안녕하세요 변리사님! 기초gs수업내용중 이해가 부족한 부분이 있어 질문드립니다!
1. 먼저, 내용1의 상황에서, 출원인이 보정각하는 인정하고있어, 이를 심판대상으로 삼지않고 심사관의 진보성위반판단만을 심판하여, 그에대해 심판부가 i) 또는 ii) 로 처리하는점은 이해가 되지만, 심판원은 직권조사가 가능하므로 비록 출원인이 이를 문제삼지 않았지만, 보정각하의 위법함을 심판원이 스스로 지적하고 심판할 수 없는지가 궁금합니다
2. 내용2의 상황에서 심판원이 '보정각하의 위법성을 인정하고, 보정후 명도의 진보성까지 인정'해야만 i) 또는 ii)의 처분을 한다는 점이 명확히 이해가 안됩니다.
2-1)"보정후 명도의 진보성까지 인정" 한다는 의미가 심사관이 인용발명1로 보정전발명의 진보성위반으로 거결한경우, 보정후 명도가 인용발명1에 대해서만 진보성이 인정되면 된다는것인지, 아니면 거불심에서 특허청장측이 새로이 추가로 제출한 모든 인용발명에 대해서도 진보겅이 인정되야 한다는 것인지 헷갈립니다
2-2)심사관은 보정을 인정않고 보정전 명도로 심사해서 진보성위반으로 거절했을 뿐, 보정후 명도로 심사한것이 아니고, 출원인은 심판원에서 보정각하가 부적법함을 주장하고 그것이 받아들여졌기 때문에, 보정각하가 위법함을 인정한 이상 심판원이 i) 또는 ii)의 처분을 해야하는 것이 아닌지 궁금합니다.
다르게 말하면, "보정각하가 위법함을 인정하고, 보정후 명도로도 진보성이 인정되어야" 심판부가 i)또는 ii)의 처분을 한다는 것은
내용1의 상황에서 "심사관의 진보성흠결판단이 잘못되었음을 인정하고, 그후에 기재불비등의 거절사유 몇가지를 한번 심판해보다가 거절사유가 없다면" 심판부가 i) 또는 ii)의 처분을 하는것과 마찬가지라고 생각이 들어서 입니다.(보정후 명도로 진보성을 판단한다는것 자체가 이미 심판원처분 중 ii)의 특허요건심사로 넘어간것이라는 의미)
혹시, 심판원에서 심사관판단의 잘못을 인정한 후에, 스스로 심사되지않은 몇가지 거절이유들중 일부만 한번 심판해보고 그에대해 거절이유가 없다면, 거절결정을 취소하고 환송시키는것도 가능한것인가요?
제가 잘못이해한 점에 대해 설명부탁드립니다! 감사합니다!
Comment List
조현중님의 댓글
조현중 Date:안녕하세요.^^
1. 오 굳이 한다면 할 수는 있지 않을까 싶습니다.^^
2. 보정각하는 단독으로 불복할 수 없습니다. 때문에 보정각하결정이 위법하다는 이유만으로 곧바로 거절결정이 취소되지 않습니다(물론 판례강의에서 설명한 것처럼 특허법원은 다릅니다). 거절결정이 위법해야 거절결정을 취소합니다. 때문에 보정각하결정이 위법하더라도, 만약 보정 후 명세서도 거절결정을 극복할 수 없다면, 심판원은 거절결정을 취소하지 않습니다. 중간에 보정각하결정을 한 위법은 있어도 결과적으로는 문제가 없기 때문입니다.
그리고 거불심에서 특허청장은 등장하지 않습니다. 또한 거불심에서 만약 새로운 증거가 추가되면 심판관은 거절이유를 통지해야만 합니다.^^
2-1. 보정 후 명도가 인용발명 1, 즉 통지한 거절결정이유만 극복하면 거절결정을 취소하고, 다시 심사합니다. 거불심에서는 특허청장이 등장하면 안 됩니다.^^
2-2. 특허법원은 그렇습니다만, 이것은 보정각하결정 불복심판이 별도로 존재할 때나 가능한 것이고, 지금은 통합했기 때문에, 보정각하결정이 위법하다고 곧바로 거절결정을 취소할 수는 었습니다(판례 구분해야 합니다. 특허법원에서는 보정각하결정이 위법하다는 이유만으로 곧바로 심결을 취소합니다).
3. 기재불비 등 새로운 거절이유는 새로 심사하는 것입니다. 보통 실무에서는 기존의 거절결정을 취소하면 심사국으로 환송합니다.
그럼 심사관이 새로운 거절이유를 심사할 것입니다.
4. 새로운 거절이유를 심판관이 심리할 수는 있습니다만, 만약 그렇다면 심판관은 반드시 새로운 거절이유에 대해 거절이유통지를 해야만 합니다. 그러나 보통 실무에서는 심판관이 위 업무를 하지는 않고, 거절결정을 취소하는 심결을 한 후, 심사관한테 사건을 넘겨서, 심사관이 다시 심사합니다.
화이팅입니다.^^
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