[키워드] 99후2211, 2003허4191,  2000후1139, 98허9079, 권리범위확인심판 심결취소소송 계속 중 확인대상발명이 등록된 경우 소의 이익과 법원의 처리 여하


[대상]
대법원 2002. 4. 12. 선고 99후2211 판결 
원심판결 이유에 의하면, 원심은 (가)호 발명이 이 사건 소의 계속 중인 1998. 11. 19. 특허등록되었으므로 결과적으로 피고가 청구한 이 사건 권리범위확인심판의 청구는 후등록 특허권자를 상대로 한 적극적 권리범위확인심판이 되어 부적법하게 되었고, 따라서 이 사건 심판의 청구를 각하하지 아니하고 실체 판단에 나아가 심판의 청구를 인용한 이 사건 (☆인용☆)심결은 위법하다고 판단하였다. 그러나, 특허심판원 심결의 취소소송에서 심결의 위법 여부는 심결 당시의 법령과 사실상태를 기준으로 판단하여야 하고, 원칙적으로 심결이 있은 이후 비로소 발생한 사실을 고려하여 판단의 근거로 삼을 수는 없다 할 것이며(대법원 1995. 11. 10. 선고 95누8461 판결 등 참조), 이 사건의 경우 심결시 이후에 발생한 (가)호 발명의 특허등록사실을 고려하여 심결의 위법 여부를 판단하여야 할 아무런 사정이 없다. 그럼에도 불구하고 원심이 이 사건 심결시 이후에 발생한 (가)호 발명의 특허등록사실을 고려하여 이 사건 권리범위확인심판의 청구가 결과적으로 부적법하게 되었다는 이유로 이 사건 심결을 취소한 것은 심결취소소송의 위법성 판단의 기준시에 관한 법리를 오해하여 결론에 영향을 미친 위법이 있는 것이다.


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특허법원 2004. 1. 15. 선고 2003허4191 판결(확정) (스파사건)
[1] 상표권의 권리범위확인은 등록된 상표를 중심으로 어떠한 미등록상표가 적극적으로 등록상표의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것이므로 상대방의 상표가 등록상표인 경우에는 설사 그것이 청구인의 선등록상표와 동일 또는 유사한 것이라 하더라도 상대방의 상표 내용이 자기의 등록상표의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것은 상대방의 등록이 상표법 소정의 절차에 따라 무효심결이 확정되기까지는 그 무효를 주장할 수 없는 것임에도 그에 의하지 아니하고 곧 상대방의 등록상표의 효력을 부인하는 결과가 되므로 상대방의 등록상표가 자신의 등록상표의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 심판청구는 부적법하고, 한편, 특허심판원 심결의 취소소송에서 심결의 위법 여부는 심결 당시의 법령과 사실상태를 기준으로 판단하여야 하고, 원칙적으로 심결이 있은 이후 비로소 발생한 사실을 고려하여 판단의 근거로 삼아 심결이 부적법하다는 이유로 이를 취소할 수는 없으나, 취소소송 자체를 구할 이익이 있는지 여부 등 소송요건의 존부는 원칙적으로 사실심의 변론종결시를 기준으로 하여 판단하되 사실심 변론종결시 이후 소의 이익 등 소송요건이 흠결되는 경우 그러한 사정도 고려하여 판단할 수 있다.
[2] (☆인용☆)심결 후 (가)호 표장 ""와 동일성 범위 내에 있는 상표 "" 가 등록된 경우, (가)호 표장이 등록상표 ""의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것이 부적법하게 되어 (가)호 표장이 등록상표의 권리범위에 속한다고 판단한 심결의 취소를 구할 이익 또한 없어졌다고 한 사례. 



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대법원 2002. 8. 23. 선고 2000후1139 판결 (구글링불가)
원고가 "방충장의 개폐장치"인 (가)호 고안이 그 명칭을 "방충장 개폐장치"로 하는 이 사건 등록고안(등록번호 제75891호)의 권리범위에 속한다는 심판청구를 하였다가 그 청구를 ☆기각☆하는 심결이 나자 그 심결의 취소를 구하는 소송을 제기하였고 그 후 피고를 권리자로 하는 "방충장개폐장치"에 관한 실용신안(등록번호 제137683호, 다음부터 "후등록고안"이라고 한다)이 등록된 이 사건에서, 원심은 후등록고안과 (가)호 고안을 대비하여 실질적으로 동일하다고 보아, 원고가 (가)호 고안이 이 사건 등록고안의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것은 실질에 있어서 후등록고안이 이 사건 등록고안의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것이고 이러한 청구는 결과적으로 선등록 실용신안권자가 후등록 실용신안권자를 상대로 한 적극적 권리범위확인청구에 해당되므로 권리범위확인의 이익이 없다고 판단하였다. 기록 중의 증거들과 대조하여 보니, 원심이 (가)호 고안이 후등록고안과 동일성이 있다는 취지로 판단한 것은 정당하고 거기에는 증거법칙에 위반한 위법사유 또는 위의 양쪽 고안의 동일성 판단과 권리범위확인의 이익에 관한 법리를 오해한 위법사유가 없다.

위 판례와 동일한 사실관계
특허법원 2000. 4. 21. 선고 98허9079 판결
실용신안권의 권리범위확인은 등록된 실용신안을 중심으로 어떠한 비등록 실용신안이 적극적으로 등록된 실용신안의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것이므로 등록된 두 개의 실용신안권의 고안내용이 동일 또는 유사한 경우 선등록 실용신안권자는 후등록 실용신안권자를 상대로 실용신안등록의 무효를 청구할 수 있을 뿐 그를 상대로 적극적 권리범위확인을 구하는 것은 권리범위확인의 이익이 없어 부적법하다.
가. 특허심판원에서 진행된 절차의 경위
(2)원고는 ... 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다.
(3)특허심판원은 ... 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.
판단
따라서 (가)호 고안과 피고의 위 등록고안은 고안의 요체를 이루는 핵심적인 구성부분이 동일하여, 원고가 (가)호 고안이 이 사건 등록고안의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것은 실질에 있어서 피고의 명의로 등록된 제137863호 실용신안권의 고안이 이 사건 등록고안의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것이라고 봄이 상당하다. 그렇다면 원고의 이 사건 청구는 결과적으로 선등록 실용신안권자가 후등록 실용신안권자를 상대로 한 적극적 권리범위확인청구에 해당되어 권리범위확인의 이익이 없으므로 이 사건 소는 부적법하다.
4. 결 론
그러므로 이 사건 소를 각하하기로 하여 주문과 같이 판결한다.





[질의]
적극적권리범위 확인심판 청구한 경우에 심판원에서
1. 인용심결
2. 기각심결
후, 각각 피청구인과 청구인이 불복하여 심결취소소송 계속 중 확인대상발명이 설정등록된 경우 심결취소소송의 소의이익이 있는지 및 특허법원의 처리에 관한 질문입니다.

1. 인용심결의 경우
  상표법에서는 스파사건으로 유명한 사안인데요. 특허법원 판결인 스파사건에서는 소의이익이 없다고 보았고, 위의 99후2211에서는 소의 이익이 인정된다는 취지로 판시하였습니다.
  제 생각에는, 소의이익이 있다면 다른 소송요건 흠결 없는 한 본안심리할 것이고, 무제한설에 따라 취소소송 사실심 변론종결시 기준 확인대상발명이 등록된 사실관계를 바탕으로 판단하여야 할 것인데, 이 경우 권리 대 권리의 적극적권리범위확인에 대한 판단이 되어 부적법합니다.
  이 케이스에 대해 쟁점특허법에서는, '취소소송은 실질적으로 자신의 등록된 권리가 상대방의 등록된 권리의 권리범위에 속하지 않는다는 것을 주장하는 것에 불과하므로, 소의 이익을 부정할 이유가 없다.'(쟁점특허법2019 404p) 라고 설명하고 있습니다.
  심결취소소송의 소의 이익이라는 개념에 대해 정확히 이해하고 있지 못해서 생기는 혼돈인거같은데요. 어떻게 결론을 내려야 할지 갈피가 안잡히네요.

2. 기각심결의 경우
  소의이익을 부정하는 판례 논거는, 정확하게 찾지는 못했는데 이지특허법에서 '각하되어야 할 것이 기각된 것에 불과하여 심결취소를 구할 법률적 이익이 없다.'고 판시했다고 하고, 이에 대해 논리적으로 옳지 못하다는 비판이 있다고 합니다.
  소의이익을 긍정하는 견해로는, 기각심결에 대한 취소소송을 각하하면 부적법한 기각심결이 확정되어 일사부재리 효력을 미치므로 다시 다툴 수 없게 되는 문제가 생긴다 라고 합니다.
  이 부분에 대해서도 마찬가지로 제 생각에는, 소의이익을 긍정하면 특허법원에서 본안심리로 권리 대 권리 적극적권리범위확인을 심리하게되어 부적법하다고 생각하는데요.



두 케이스에서 각각 소의 이익을 긍정 또는 부정해야 하는지와 그 논거, 판례가 갈리는데 어떤 판례를 리딩케이스로 보아야 하는지에 대해 궁금합니다.

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