안녕하세요.

권리범위확인심판의 심리범위(?)에 대해서 특허, 상표의 2개의 판례가 충돌하는 것 같아서 질문드립니다.

특허법 판례(2010후289)

특허권의 적극적 권리범위확인심판은 특허발명의 보호범위를 기초로 하여 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 발명에 대하여 특허권의 효력이 미치는가를 확인하는 권리확정을 목적으로 한 것이므로, 확인대상발명의 실시와 관련된 특정한 물건과의 관계에서 특허권이 소진되었다 하더라도 그와 같은 사정은 특허권 침해소송에서 항변으로 주장함은 별론으로 하고 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것과는 아무런 관련이 없다(대법원 2010. 12 9. 선고 2010후289 판결).

이에 법원은 권리소진항변이 있으면 이를 심리하지 않고 배척할 뿐이다. 어떠한 주장을 심리하지 않고 배척한 것이 끝 확인의 이익이 없음을 단정짓지는 않는다. 위 2010후289의 적극적 권리범위확인사건 또한 피청구인이 권리소진항변을 하면서 특허권자는 권리가 소진된 특허권을 근거로 적극적 권리범위확 인심판을 청구하였으니 확인의 이익이 없어 부적법하다고 주장했으나, 법원은 위 권리소진여부 자체를 심리하지 않았고, 확인대상발명이 특허발명의 보호범위에 속한다고 보았다.

상표법 판례(2011후1722)

소극적 권리범위 확인심판의 청구인이 확인대상표장과 등록상표가 상표나 상품이 동일하거나 유사하다는 점은 다투지 아니한 채, 다만 자신은 선사용권을 가지고 있다거나, 피심 판청구인의 상표등록출원 행위가 심판청구인에 대한 관계에서 사회질서에 위반된 것이라는 등의 대인적인 상표권 행사의 제한사유를 주장하면서, 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 확인을 구하는 것은 상표권의 효력이 미치는 범위에 관한 권리 확정과는 무관하므로 그 확인의 이익이 없어 부적법하다.

권리범위 확인심판에서 확인의 이익의 유무는 직권조사 사항이므로 당사자의 주장 여부에 관계없이 특허심판원이나 법원이 직권으로 판단하여야 한다. 이러한 법리에 비추어 보면, 특허심판원에서는 확인의 이익 유무를 직권으로 조사하여 심판 청구를 각하하여야 했음에도 불구하고 본안으로 나아가 이 사건 청구를 기각하는 심결을 내린 잘못이 있고, 특허법원 역시 이를 간과하고 본안에 관하여 판단하였으므로 원심판결에는 소극적 권리범위확인심판에서의 확인의 이익에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 따라서, 원심판결은 파기되어야 하며, 원심결 역시 취소되어야 한다.

특허법 판례(2010후289)에서의 ‘권리소진항변’이나 상표법 판례(2011후1722)에서의 ‘선사용권 청구이유’ 모두 권리범위에서 심리판단하지 않는다는 것에는 이견이 없습니다.

하지만 특허법 판례에서는 권리소진항변은 심리하지 않을 뿐이지 배척하지 않는다. 즉, 확인의 이익이 없음을 단정짓지 않는다고 하며, 상표법 판례에서는 선사용권 주장은 확인의 이익이 없어 부적법하다고 판시한 것이 충돌되는 것 같아 질문드립니다.

제가 고민해 본 것인데, 혹시, 특허법 판례에서는 적극적 권범에서 항변 사유 중 하나가 권리소진항변이라 바로 배척하지 않고 다른 사유 등을 판단한 결과 권리범위에 속한다고 판시한 것이고, 상표법 판례에서는 소극적 권범, 즉 사용자가 선사용권만의 이유를 들어 권리범위에 속하지 않는다고 주장해서 확인의 이익이 없다고 판시한 것으로 판단됩니다. 제가 이해한 것이 맞을까요? 아니면 제가 놓치고 있는 부분이 있을까요?

감사합니다.